Énoncé de pratique

Modification d'une demande fondée sur un usage projeté [article 16(3)] en une demande fondée sur un enregistrement et un usage à l'étranger (article 16(2)) après la publication ou l'admission de la demande

Date de publication : 1985-01-02

Le Bureau a décidé qu'un requérant ne peut pas modifier une demande fondée sur un usage projeté en une demande fondée sur un enregistrement et un usage à l'étranger après la publication ou l'admission de la demande pour les raisons suivantes :

1. La Loi sur les marques de commerce ne comprend aucun article permettant de publier à nouveau une même demande. De plus, une telle mesure rendrait inaccessible les modalités d'opposition qui font partie intégrante de la procédure et empêcherait toute personne désireuse de formuler une opposition à ladite modification de se prévaloir de son droit d'opposition.
   
   
2. L'article 36(1) permet au Registraire de rejeter une demande si elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 29 ou si le requérant n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque. D'après l'article 29, un requérant qui invoque l'usage et l'enregistrement d'une marque à l'étranger dans sa demande d'enregistrement doit y fournir les détails relatifs à cet enregistrement et à cet usage. Ainsi, aux termes de l'article 36, une décision en ce sens peut être prise seulement au moment d'annoncer la demande. Aussi, à l'appui de cette revendication, l'article 30(1) de la Loi exige qu'une copie de l'enregistrement étranger soit déposée avant la publication de la demande (voir McDonald's Corp. v. Deputy General of Canada, (1977), 31 C.P.R. (2d) 272.) Par conséquent, une telle modification serait contraire à l'article 30(1) de la Loi.
   
   
3. Autoriser une telle modification après l'admission serait contraire aux articles 39(2) et (3) de la Loi, vu que les dispositions de ces deux articles sont obligatoires et que le Registraire doit agir en conséquence.

Dans les deux cas, c'est l'article 30(1) qui justifie le refus d'une telle modification et, de plus, ce sont les articles 39(2) et (3) qui le justifient lorsque la marque de commerce a été admise. En outre, le défaut de produire une déclaration d'usage à l'égard d'une marque projetée qui a été admise aura pour effet de faire considérer la demande comme abandonnée selon l'article 39(3).