2. Possibilité de retard concernant la notification
Il y aura normalement un délai (qui, dans certains cas,
sera assez long) entre la date de prise d'effet d'une désignation
du Canada et la date à laquelle le BI notifie celle-ci au BMCC.
Ce délai est imputable aux facteurs qui suivent.
En premier lieu, l'enregistrement international portera
généralement une date précédant de deux mois au maximum la date à
laquelle l'enregistrement est effectué dans les faits étant donné
les dispositions suivantes de l'article 3.4) du Protocole :
« Le Bureau international enregistrera immédiatement
les marques déposées conformément à l'article 2.
L'enregistrement international portera la date à
laquelle la demande internationale a été reçue par
l'Office d'origine pourvu que la demande internationale
ait été reçue par le Bureau international dans le délai
de deux mois à compter de cette date. Si la demande
internationale n'a pas été reçue dans ce délai,
l'enregistrement international portera la date à
laquelle ladite demande internationale a été reçue par
le Bureau international. »
De même, bien que, suivant l'article 3ter 2) du
Protocole, une désignation postérieure ne produise ses effets
qu'à compter de la date à laquelle elle est inscrite dans le
registre international, la date d'inscription de la désignation
postérieure est, conformément à la règle 24.6) du Règlement de
Madrid, la première des deux dates suivantes : la date de sa
réception par le BI ou la date de sa réception par un office
pourvu, dans ce dernier cas, que le BI la reçoive dans les deux
mois qui suivent.
De plus, lorsque la transmission d'une demande
internationale ou d'une désignation postérieure est retardée par
des perturbations dans le service postal ou chez les entreprises
d'acheminement du courrier, un retard de six mois au delà du
délai de deux mois autorisé par l'article 3.4) ou la règle 24.6)
pourrait être excusé suivant la règle 5.4) du Règlement de
Madrid.
3. Conséquences du retard concernant la notification
Il faudra déterminer quelles seraient les conséquences,
pour le BMCC et pour la population canadienne, du délai qui
s'écoulera normalement entre la date de prise d'effet d'une
désignation du Canada et la date à laquelle le BI notifie
celle-ci au BMCC.
Il n'est probablement pas nécessaire de tenir compte du
fait qu'un retard maximal de six mois pourrait être excusé
suivant la règle 5.4) du Règlement de Madrid lorsqu'il y a eu des
perturbations dans le service postal et chez les entreprises
d'acheminement du courrier étant donné que de tels cas ne
surviendront sans doute que très rarement.
Dans le passé, la politique générale du BMCC a
consisté, du moins en théorie, à attendre au moins six mois à
compter de la date du premier emploi de la marque, de la date de
sa révélation ou des dates de dépôt et de priorité d'une demande,
selon la première de ces dates, avant de l'annoncer dans le
Journal des marques de commerce afin d'être certain que les
conflits potentiels avec des demandes déposées postérieurement
revendiquant la priorité ont été pris en compte. En pratique, le
BMCC a rarement eu à se pencher sur cette question puisque le
traitement d'une demande de la date à laquelle elle est reçue
jusqu'à l'annonce prend normalement au moins six mois. À l'heure
actuelle, seules les demandes faisant l'objet d'une ordonnance
spéciale concernant une poursuite rapide peuvent être prêtes à
être annoncées dans les six mois de la date de leur dépôt. Le
BMCC permet l'annonce de ces demandes dans le délai de six mois
parce que des demandes antérieures de priorité sont rarement
présentées et tous les problèmes résultant de l'existence de
telles demandes peuvent être réglés par les tribunaux.
S'il adhère au Protocole et s'il veut être certain que
les conflits pouvant résulter de demandes revendiquant la
priorité qui sont déposées postérieurement ont été pris en
compte, le Canada devra s'assurer qu'une marque n'est pas
annoncée avant l'expiration d'un délai de huit ou neuf mois après
la date de dépôt. Ce délai représente la période de priorité de
six mois et une période additionnelle de deux à trois mois ayant
pour but de laisser le temps au BMCC de recevoir les
notifications des désignations canadiennes pertinentes envoyées
par le BI en vertu du Protocole (il faut aussi tenir compte de
l'effet rétroactif prévu à l'article 3.4) du Protocole et à la
règle 24.6) du Règlement de Madrid). Cette règle ne tiendrait pas
compte du fait qu'un retard maximal de six mois dû à des
perturbations dans le service postal et chez les entreprises
d'acheminement du courrier pourrait être excusé par la règle 5.4)
du Règlement de Madrid, mais, comme on l'a déjà indiqué, il n'est
pas réellement nécessaire de tenir compte de cette situation
puisqu'elle ne surviendra sans doute que très rarement.
4. Effet de l'enregistrement international au Canada
L'article 4.1)a) du Protocole prévoit : « À partir de
la date de l'enregistrement ou de l'inscription effectué selon
les dispositions des articles 3 et 3ter, la protection de la
marque dans chacune des parties contractantes intéressées sera la
même que si cette marque avait été déposée directement auprès de
l'Office de cette partie contractante. Si aucun refus n'a été
notifié au Bureau international conformément à l'article 5.1)
et 2) ou si un refus notifié conformément audit article a été
retiré ultérieurement, la protection de la marque dans la partie
contractante intéressée sera, à partir de ladite date, la même
que si cette marque avait été enregistrée par l'Office de cette
partie contractante. »
La première phrase de cette disposition serait
respectée en droit canadien si on considérait que la date de
l'enregistrement international ou de l'inscription correspond à
la date du dépôt de la demande au Canada.
À première vue, on pourrait penser que la deuxième
phrase de l'article 4.1)a) du Protocole exige que les
redressements offerts en cas d'usurpation d'une marque (p. ex.
dommages-intérêts, restitution des bénéfices) soient offerts à
compte de la date de l'enregistrement international ou de
l'inscription et non à compter de la date de l'enregistrement de
la marque au Canada, comme c'est actuellement le cas sous le
régime de la LMCC. Il semble cependant que la question de la
disponibilité des redressements excède le cadre du Protocole et
que chaque partie contractante est donc libre de décider comment
cette question devrait être réglée.
L'article 4.1) du Protocole semble avoir pour but de
faire en sorte que le titulaire d'un enregistrement international
désignant le pays X ne se trouve pas dans une position moins
avantageuse qu'une personne qui, à la date de la désignation du
pays X, avait déposé une demande nationale dans ce pays. Si aucun
refus n'a été notifié dans le délai prescrit ou si un refus qui a
été notifié a ensuite été retiré, le titulaire devrait se trouver
dans une position qui n'est pas moins avantageuse que celle du
propriétaire d'un enregistrement issu de la demande nationale.
Dans le contexte canadien, le traitement au moins égal exigé par
cette disposition pourrait être assuré au Canada si les
redressements en cas d'usurpation de marque étaient offerts
seulement à la fin de la période de refus.
Aux paragraphes 330 et 334 du résumé du compte rendu de
la réunion du comité principal tenue lors de la Conférence
diplomatique sur le Protocole, le directeur général de l'OMPI a
indiqué que, en ce qui concerne la deuxième phrase de
l'article 4.1)a), un enregistrement international aurait l'effet
d'un dépôt jusqu'à ce qu'on sache si l'enregistrement est visé
par un refus, et qu'il devait être clair que, une fois que tous
les doutes concernant la validité d'un enregistrement dans une
partie contractante désignée ont été dissipés, l'enregistrement
dans cette partie contractante a le même effet qu'un
enregistrement national effectué à la date de l'enregistrement
international.
Dans un article intitulé The Protocol Relating to the
Madrid Agreement Concerning the International Registration of
Marks, 82 TMR 58, Gerd Kunze mentionne, à la page 68 :
[TRADUCTION] « De nouvelles règles sur l'effet de
l'enregistrement international sont prévues à
l'article 4. Pour que l'interprétation de cette
disposition ne crée pas de problèmes dans l'avenir, il
a été clairement indiqué que l'enregistrement
international d'une marque de commerce a l'effet d'un
enregistrement national seulement dans les cas où un
refus de protection visé à l'article 5 n'a pas été
notifié à l'office international ou, si un tel refus a
été notifié, il a ensuite été retiré. Il ne devrait
donc plus faire de doute que l'enregistrement
international d'une marque de commerce ne peut servir
de fondement à une action en usurpation de marque avant
la fin de la procédure. »
Examen
L'article 5.2)a) du Protocole prévoit que « [t]out
Office qui voudra exercer cette faculté devra notifier son refus
au Bureau international, avec l'indication de tous les motifs,
[...] avant l'expiration d'une année à compter de la date à
laquelle la notification de l'extension visée à l'alinéa 1) a été
envoyée à cet Office par le Bureau international ».
L'article 5.2)b) permet à une partie contractante de remplacer le
délai d'un an par un délai de 18 mois. Il ne fait aucun doute que
le Canada se prévaudrait de cette option s'il adhérait au
Protocole.
Pour se conformer aux articles 5.2)a) et b) du
Protocole, la Division de l'examen du BMCC devrait notifier au BI
tous les refus et tous les motifs possibles de refus dans les
18 mois suivant la date à laquelle la notification de la demande
internationale a été envoyée au BMCC par le BI. Le BMCC pourrait
retirer son refus en tout temps avant ou après l'expiration du
délai de 18 mois; la Division de l'examen ne pourrait pas,
cependant, invoquer de nouveaux motifs de refus après
l'expiration de ce délai.
Règle générale, la Division de l'examen souhaitera
probablement invoquer tous les motifs de refus de droit (c.-à-d.
à l'étape de l'examen) dans une seule notification, mais elle
pourrait aussi, en vertu du Protocole, soulever d'autres motifs
de refus de droit dans des notifications séparées pourvu que
celles-ci soient effectuées dans le délai de 18 mois.
Opposition
L'article 5.2)c) du Protocole prévoit qu'une partie
contractante peut également déclarer que, lorsqu'un refus de
protection peut résulter d'une opposition, elle peut notifier ce
refus au BI après l'expiration du délai de 18 mois. Aux termes de
la même disposition, lorsqu'une telle déclaration a été faite (ce
qui serait manifestement le cas si le Canada adhérait au
Protocole), « [u]n tel Office peut, à l'égard d'un enregistrement
international donné, notifier un refus de protection après
l'expiration du délai de 18 mois, mais seulement si
i) il a, avant l'expiration du délai de 18 mois, informé le
Bureau international de la possibilité que des oppositions
soient déposées après l'expiration du délai de 18 mois, et
que
ii) la notification du refus fondé sur une opposition est
effectuée dans un délai maximum de sept mois à compter de la
date à laquelle commence à courir le délai d'opposition; si
le délai d'opposition expire avant les sept mois, la
notification doit être effectuée dans un délai d'un mois à
compter de l'expiration dudit délai d'opposition. »
La règle 16.1) du Règlement de Madrid prescrit que la
déclaration visée à l'article 5.2)c)i) précise le numéro et le
nom du titulaire de l'enregistrement international à l'égard
duquel des oppositions peuvent être déposées après l'expiration
du délai de 18 mois, ainsi que, si elles sont connues, les dates
auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin. Si ces
dates ne sont pas connues, la règle 16.1)b) du Règlement de
Madrid prévoit qu'elles doivent être communiquées au BI au plus
tard en même temps que toute notification d'un refus provisoire
fondé sur une opposition. L'explication suivante de la
règle 16.1)b) est donnée au paragraphe 9 du document de l'OMPI
no MM/WG/2/4 du 11 avril 2001 :
« L'information relative aux dates auxquelles le délai
d'opposition commence et prend fin n'est exigée que
pour permettre au Bureau international de vérifier si
les conditions prévues à l'article 5.2)c)ii) sont
remplies. En pratique, donc, lorsqu'un Office n'a pas
été en mesure d'inclure cette information dans la
communication visée au sous-alinéa a) [c.-à-d. la
communication visée à l'article 5.2c)i)], il ne doit
l'envoyer que lorsqu'une opposition a effectivement été
déposée. »
Le BMCC devrait, afin de se conformer à
l'article 5.2)c) du Protocole et à la règle 16.1) du Règlement de
Madrid :
1) avant l'expiration du délai de 18 mois (c.-à-d. dans
les 18 mois suivant la date à laquelle le BI lui a
notifié l'enregistrement international ou
l'inscription), notifier au BI le fait que des
oppositions peuvent être déposées après le délai de
18 mois et l'informer du numéro et du nom du titulaire
de cet enregistrement international;
2) communiquer au BI les dates auxquelles le délai
d'opposition commence et prend fin, soit au moment de
la notification visée au paragraphe 1) ci-dessus, soit
au plus tard en même temps que toute notification d'un
refus provisoire fondé sur une opposition. (Le
paragraphe 38(1) de la LMCC prévoit que le délai
d'opposition commence à courir à la date de l'annonce
de la demande dans le Journal des marques de commerce
et prend fin deux mois plus tard, sauf s'il est
prolongé conformément à l'article 47 de la LMCC);
3) notifier au BI les motifs de refus invoqués dans
l'opposition dans les sept mois suivant la date de
l'annonce de la demande ou dans le mois suivant
l'expiration du délai d'opposition, suivant la première
de ces deux éventualités.
La notification dont il est question au point 1)
ci-dessus pourrait, dans certains cas, être envoyée en même temps
qu'un refus provisoire notifié au BI à l'étape de l'examen. Il
n'est cependant pas prévu qu'il en soit ainsi dans tous les cas,
mais seulement lorsque cela convient. La règle 16.1)a) du
Règlement de Madrid exige que l'information relative à
d'éventuelles oppositions tardives soit donnée lorsqu'« il
apparaît qu'à l'égard d'un enregistrement international donné
désignant cette partie contractante le délai d'opposition
expirera trop tard pour qu'un refus provisoire fondé sur une
opposition puisse être notifié au Bureau international dans le
délai de 18 mois visé à l'article 5.2)b) ». Dans le contexte
canadien (et compte tenu du paragraphe 39(3) de la LMCC), il
semble que cette règle ne s'appliquerait que dans l'un des deux
cas suivants :
1) lorsqu'une demande a été approuvée en vue de son
annonce avant l'expiration du délai de 18 mois mais
suffisamment près de celle-ci, de sorte que, compte
tenu des prolongations du délai de dépôt des
oppositions qui peuvent être accordées [comme il a été
mentionné précédemment, il sera nécessaire de limiter
la durée maximale de ces prolongations], il est
possible que le délai d'opposition prenne fin seulement
après l'expiration du délai de 18 mois;
2) lorsqu'une demande est restée pendante sans être
approuvée pendant un certain nombre de mois
(probablement 14 ou 15 mois), de sorte qu'il n'est plus
possible d'enregistrer la marque avant l'expiration du
délai de 18 mois.
En ce qui concerne la deuxième obligation (communiquer
au BI les dates auxquelles le délai d'opposition commence et
prend fin), le BMCC voudrait probablement fournir cette
information seulement au moment où il notifie au BI un refus
provisoire basé sur une opposition vu, notamment, que, sous le
régime actuel de la LMCC (compte tenu en particulier de la
possibilité de retirer l'admission d'une demande en vertu du
paragraphe 39(3) de la LMCC et de la prolongation rétroactive du
délai permise par le paragraphe 47(2) de la LMCC), il ne serait
pas en mesure de déterminer avec certitude les dates d'expiration
du délai d'opposition avant l'enregistrement. Comme le paragraphe
suivant l'indique, l'adhésion du Canada au Protocole de Madrid
exigerait certaines restrictions concernant la prolongation du
délai de production des déclarations d'opposition, ainsi que,
probablement, certaines modifications au paragraphe 39(3) de la
LMCC. Ces modifications ne pourront cependant pas éliminer tous
les problèmes relatifs à la détermination de la date d'expiration
des délais d'opposition.
Pour ce qui est de la troisième obligation (notifier au
BI les motifs de refus invoqués dans l'opposition dans les sept
mois suivant la date de l'annonce de la demande ou dans le mois
suivant l'expiration du délai d'opposition, suivant la première
de ces deux éventualités), elle signifie en pratique que le délai
de production des déclarations d'opposition - qui est de deux
mois aux termes du paragraphe 38(1) de la LMCC - ne pourrait être
prolongé que de trois ou quatre mois et que le BMCC devrait
mettre en place un système très rigoureux de contrôle de la
production des déclarations d'opposition afin d'assurer que les
motifs de refus soient bien notifiés au BI dans les sept mois
suivant la date de l'annonce. Il y a lieu de mentionner que ces
motifs de refus doivent seulement être provisoires et qu'ils
pourraient être retirés en tout temps, mais qu'aucun nouveau
motif de refus ne pourrait être invoqué plus de sept mois après
la date de l'annonce. La Commission des oppositions des marques
de commerce ne pourrait donc pas conserver le pouvoir
discrétionnaire dont elle dispose actuellement et qui lui permet
d'autoriser que de nouveaux motifs d'opposition soient ajoutés
ultérieurement. Il pourrait aussi être nécessaire de modifier le
paragraphe 39(3) de la LMCC étant donné qu'il ne serait pas
possible de retirer l'admission d'une demande afin d'examiner une
demande de prolongation du délai de production d'une déclaration
d'opposition dont on n'a pas tenu compte après l'expiration du
délai de sept mois commençant à la date de l'annonce. De même, il
ne serait probablement pas possible de retirer l'admission d'une
demande après que le fait que le délai d'opposition a expiré sans
qu'aucune opposition n'ait été déposée a été notifié au BI. De
plus, certaines restrictions devraient s'appliquer à l'octroi de
prolongations rétroactives du délai de production des
déclarations d'opposition, qui fait l'objet du paragraphe 47(2)
de la LMCC.
Aux termes de l'article 5.5) du Protocole, si le BMCC
ne notifiait pas au BI un refus provisoire ou définitif dans le
délai prescrit, il perdrait le bénéfice de la faculté de
s'opposer (à l'étape de l'examen et à l'étape de l'opposition) à
la demande d'extension de la protection résultant de
l'enregistrement international au Canada. Cette règle ne
changerait rien cependant à la capacité des tribunaux canadiens
d'invalider ultérieurement les effets de l'enregistrement
international au Canada pour n'importe quel motif.
6. Motifs de refus
Aux termes de l'article 5.1) du Protocole, « [u]n tel
refus ne pourra être fondé que sur les motifs qui
s'appliqueraient, en vertu de la Convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle, dans le cas d'une marque
déposée directement auprès de l'Office qui notifie le refus.
Toutefois, la protection ne pourra être refusée, même
partiellement, pour le seul motif que la législation applicable
n'autoriserait l'enregistrement que dans un nombre limité de
classes ou pour un nombre limité de produits ou de services. »
La disposition clé de la Convention de Paris ayant une
incidence sur les motifs de refus qui peuvent être invoqués est
l'article 6quinquies, lequel prévoit que la protection des marques
de commerce régulièrement enregistrées dans le pays d'origine ne
peut être refusée que dans les cas suivants :
« 1. lorsqu'elles sont de nature à porter atteinte à
des droits acquis par des tiers dans le pays où la
protection est réclamée;
2. lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère
distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou
d'indication pouvant servir, dans le commerce, pour désigner
l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la
valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de
production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les
habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la
protection est réclamée;
3. lorsqu'elles sont contraires à la morale ou à l'ordre
public et notamment de nature à tromper le public. Il est
entendu qu'une marque ne pourra être considérée comme
contraire à l'ordre public pour la seule raison qu'elle
n'est pas conforme à quelque disposition de la législation
sur les marques, sauf le cas où cette disposition elle-même
concerne l'ordre public. »
Le point B de l'article 6quinquies prévoit aussi que la règle
indiquée ci-dessus s'applique sous réserve de l'article 10bis, ce
qui signifie que la protection peut être refusée si
l'enregistrement de la marque est contraire aux usages honnêtes
en matière industrielle ou commerciale.
Même si l'article 6quinquies semble, à première vue, avoir une
très grande portée, on a généralement reconnu qu'il s'appliquait
seulement aux exigences relatives à la forme de la marque et non
aux autres exigences comme celles relatives à l'emploi. À cet
égard, il convient de citer le Guide d'application de la
Convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle de Bodenhausen, qui mentionne, aux pages 115
et 116 :
« Lorsqu'une marque de fabrique ou de commerce est
régulièrement enregistrée dans le pays d'origine, les autres
pays de l'Union doivent l'accepter et la protéger même si,
pour ce qui concerne sa forme - c'est-à-dire les signes qui
la composent - elle ne remplit pas les conditions de la
législation nationale, sous réserve des stipulations
additionnelles posées dans cet article, en particulier des
motifs de refus ou d'invalidation d'une marque, considérée
selon ses caractéristiques individuelles. Cette règle
s'appliquera donc aux marques composées de chiffres,
lettres, noms patronymiques, noms géographiques, mots écrits
ou non écrits en une certaine langue ou une certaine
graphie, et autres signes composant la marque.
Les États membres ne sont toutefois pas obligés d'élargir la
notion de ce qui est une marque au-delà des limites prévues
par leurs législations nationales. Si donc un objet
tridimensionnel ou une marque sonore est enregistrée en tant
que marque de fabrique ou de commerce dans le pays d'origine
mais n'est pas considéré comme répondant à la notion de
" marque " dans un autre pays, ce dernier pays n'est pas
obligé de l'enregistrer et de le protéger. Les États membres
sont également libres, nonobstant l'article 6quinquies,
d'appliquer aux dépôts de marques d'autres dispositions de
leurs lois nationales qui ne concernent pas les signes qui
composent la marque, comme, par exemple, l'exigence que la
marque ait déjà été utilisée ou la condition que le déposant
possède un établissement industriel ou commercial. »
Cette opinion selon laquelle l'article 6quinquies de la
Convention de Paris ne concerne que la forme de la marque a été
acceptée dans un rapport de l'Organe d'appel de l'Organisation
mondiale du commerce, daté du 2 janvier 2002, dans l'affaire
États-Unis - Article 211 de la Loi générale de 1998 portant
ouverture de crédits (OA-2001-7).
La LMCC prévoit certaines règles concernant les signes qui
peuvent faire partie d'une marque, par exemple celles contenues à
l'article 12. Toutes ces règles semblent toutefois être
facilement justifiables puisqu'elles sont visées par l'une des
exceptions permises par l'article 6quinquies de la Convention de
Paris. Par conséquent, il semble que ni l'incorporation de
l'article 6quinquies de la Convention de Paris par le jeu de
l'article 5.1) du Protocole ni les autres dispositions du
Protocole n'empêcheraient le BMCC d'invoquer un motif de refus
qui est actuellement offert par la LMCC. Il pourrait cependant
être impossible en pratique, sous le régime du Protocole et du
Règlement de Madrid actuels, de soulever certains motifs de
refus. En outre, l'adhésion éventuelle du Canada au TDM créerait
aussi certaines contraintes. [Ces questions seront analysées en
détail dans les parties IV, V et VI.]
7. Contenu des notifications de refus provisoire
Les règles 17.1), 2) et 3) du Règlement de Madrid
prescrivent le contenu des notifications de refus provisoire :
« 1) [Notification de refus provisoire] a) Une notification de
refus provisoire peut comprendre une déclaration indiquant les
motifs pour lesquels l'Office qui fait la notification considère
que la protection ne peut être accordée dans la partie
contractante concernée (" refus provisoire d'office ") ou une
déclaration selon laquelle la protection ne peut être accordée
dans la partie contractante concernée parce qu'une opposition a
été déposée ou ces deux déclarations.
b) Une notification de refus provisoire doit se rapporter à un
seul enregistrement international, être datée et être signée par
l'Office faisant la notification.
(2) [Contenu de la notification] Une notification de refus
provisoire contient ou indique
i) l'Office qui fait la notification,
ii) le numéro de l'enregistrement international,
accompagné, de préférence, d'autres indications
permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement
international, telles que les éléments verbaux de la
marque ou le numéro de la demande de base ou de
l'enregistrement de base,
iii) [Supprimé]
iv) tous les motifs sur lesquels le refus provisoire est
fondé, accompagnés d'un renvoi aux dispositions
essentielles correspondantes de la loi,
v) lorsque les motifs sur lesquels le refus provisoire est
fondé se rapportent à une marque qui a fait l'objet
d'une demande ou d'un enregistrement et avec laquelle
la marque qui fait l'objet de l'enregistrement
international semble être en conflit, la date et le
numéro de dépôt, la date de priorité (le cas échéant),
la date et le numéro d'enregistrement (s'ils sont
disponibles), le nom et l'adresse du titulaire et une
reproduction de cette première marque, ainsi que la
liste de tous les produits et services ou des produits
et services pertinents figurant dans la demande ou
l'enregistrement concernant cette première marque,
étant entendu que ladite liste peut être rédigée dans
la langue de ladite demande ou dudit enregistrement,
vi) soit que les motifs sur lesquels le refus provisoire
est fondé concernent la totalité des produits et
services, soit une indication des produits et services
qui sont concernés, ou qui ne sont pas concernés, par
le refus provisoire,
vii) le délai, raisonnable eu égard aux circonstances, pour
présenter une requête en réexamen ou un recours se
rapportant au refus provisoire d'office ou au refus
provisoire fondé sur une opposition et, le cas échéant,
pour présenter une réponse à l'opposition, de
préférence avec une indication de la date à laquelle
ledit délai expire, ainsi que l'autorité compétente
pour connaître de cette requête en réexamen, de ce
recours ou de cette réponse, avec indication, le cas
échéant, de l'obligation de présenter la requête en
réexamen, le recours ou la réponse par l'intermédiaire
d'un mandataire qui a son adresse sur le territoire de
la partie contractante dont l'Office a prononcé le
refus.
3) [Conditions supplémentaires relatives à une notification de
refus fondé sur une opposition] Lorsque le refus provisoire de
protection est fondé sur une opposition, ou sur une opposition et
d'autres motifs, la notification doit non seulement remplir les
conditions requises à l'alinéa 2) mais aussi indiquer ce fait
ainsi que le nom et l'adresse de l'opposant;... »
La règle 18 du Règlement de Madrid décrit les conséquences
d'une notification de refus provisoire irrégulière et la
procédure à suivre à cet égard.
8. Confirmation ou retrait d'un refus provisoire
La règle 17.5) du Règlement de Madrid prévoit :
« [Confirmation ou retrait d'un refus provisoire] a) Un Office
qui a envoyé au Bureau international une notification de refus
provisoire doit, une fois que les procédures devant ledit Office
concernant la protection de la marque sont achevées, envoyer au
Bureau international une déclaration indiquant
i) soit que la protection de la marque est refusée dans la
partie contractante concernée pour tous les produits et services,
ii) soit que la marque est protégée dans la partie
contractante concernée pour tous les produits et services
demandés,
iii) soit les produits et services pour lesquels la marque
est protégée dans la partie contractante concernée.
b) Lorsque, à la suite de l'envoi d'une déclaration faite
conformément au sous-alinéa a), une nouvelle décision a une
incidence sur la protection de la marque, l'Office, pour autant
qu'il ait connaissance de cette décision, adresse au Bureau
international une nouvelle déclaration indiquant les produits et
services pour lesquels la marque est protégée dans la partie
contractante concernée. »
La règle 17.5) du Règlement de Madrid est une nouvelle
disposition qui a été approuvée par un groupe de travail de
l'OMPI lors d'une réunion tenue en juin 2001. Il est indiqué, au
paragraphe 40 du rapport officiel de cette réunion (document de
l'OMPI no MM/WW/2/6), au sujet de la règle 17.5) :
« Résumant les discussions, la présidente a constaté
l'existence d'un consensus sur le fait que le Bureau
international devrait être informé par les Offices de la
situation, dès lors qu'une décision qui devrait
vraisemblablement être définitive en pratique a été prise.
Il appartient à chaque Office de décider à quel stade il en
est ainsi et en particulier de déterminer si les procédures
d'une Commission de réexamen et de recours sont assimilables
aux " procédures devant l'Office ". »
La règle 17.5)a) semble avoir pour but de donner aux parties
contractantes la latitude nécessaire pour exclure (aux fins de la
détermination du moment où les procédures sont achevées) les
procédures devant des commissions d'opposition qui sont
légalement constituées à l'extérieur de l'office des marques de
commerce. Dans le contexte canadien actuel, il semble ne faire
aucun doute que les procédures devant la Commission des
oppositions des marques de commerce devraient être traitées comme
des « procédures devant l'Office » (il ne faut pas oublier que,
sous le régime de la LMCC, les actes du BMCC à l'étape de
l'examen et de la Commission à l'étape de l'opposition sont, en
vertu de la Loi, des actes du registraire des marques de
commerce). L'analyse qui suit repose sur cette hypothèse.
Afin de se conformer à la règle 17.5)a) du Règlement de
Madrid, le BMCC devrait, dans tous les cas où il a envoyé une
notification de refus provisoire, que celui-ci soit fondé sur un
acte de l'office ou sur des motifs invoqués dans une opposition,
informer le BI de la décision qui a mis un terme à la procédure
devant lui. Dans le cas d'un enregistrement international
désignant le Canada, la décision qui mettrait un terme à la
procédure devant le BMCC serait : 1) soit la décision de refuser
la protection de la marque au Canada pour tous les produits et
services pour lesquels elle est demandée; 2) soit la décision
d'accorder la protection de la marque au Canada pour tous les
produits et services pour lesquels elle est demandée; 3) soit la
décision d'accorder la protection de la marque au Canada pour
certains des produits et services pour lesquels elle est
demandée. Règle générale (abstraction faite de la possibilité
qu'un tribunal ordonne la reprise d'une procédure), ces décisions
correspondraient respectivement aux décisions suivantes prises
sous le régime des procédures prévues actuellement au Canada :
1) la décision de rejeter ou de repousser une demande en
application du paragraphe 37(1) ou 38(8) de la LMCC à l'égard de
l'ensemble des marchandises et services qu'elle vise [cette
décision incomberait normalement au registraire des marques de
commerce, mais, compte tenu du paragraphe 39(1) de la LMCC, elle
pourrait en fait être prise aussi par un tribunal infirmant la
décision du registraire de rejeter une opposition];
2) l'enregistrement d'une marque de commerce en conformité avec
l'article 40 de la LMCC à l'égard de l'ensemble des marchandises
et services visés par la demande; 3) l'enregistrement d'une
marque de commerce en conformité avec l'article 40 de la LMCC à
l'égard d'une partie des marchandises et services visés par la
demande telle qu'elle a été initialement déposée [cette situation
pourrait survenir à la suite de la limitation volontaire, par le
requérant, de la liste des marchandises et des services ou à la
suite de la décision de rejeter ou de repousser une demande en
application du paragraphe 37(1) ou 38(8) de la LMCC à l'égard
d'une partie des marchandises et services qu'elle vise].
Bien que la LMCC ne prévoie pas explicitement ce dernier cas
(la décision de rejeter ou de repousser une demande à l'égard de
certaines marchandises ou de certains services, suivie par
l'enregistrement de la marque à l'égard des autres marchandises
et services), la Commission des oppositions des marques de
commerce rend depuis longtemps des décisions partagées de ce
genre en application du paragraphe 38(8) de la LMCC. Cette
pratique semble d'ailleurs avoir été acceptée par la Cour
fédérale (voir Produits Menagers Coronet Inc. v. Coronet-Werke
Heinrich Schlerf Gmbh (1986), 10 C.P.R. (3d) 482). Si le Canada
devait adhérer au Protocole, il faudrait envisager la possibilité
de modifier la LMCC afin de prévoir explicitement ce qui, le cas
échéant, serait acceptable en matière de décisions partagées. Cet
exercice devrait aussi tenir compte de l'article 7 du TDM en
vertu duquel un déposant doit pouvoir diviser sa demande en
plusieurs demandes (ayant toutes la même date de dépôt et le
bénéfice du droit de priorité), les produits et les services de
la demande initiale étant répartis entre les demandes
divisionnaires.
Pour se conformer à la règle 17.5)b) du Règlement de Madrid,
le BMCC devrait aviser le BI de toutes les décisions qui sont
rendues par la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada après
la décision mettant fin à la procédure devant le BMCC
relativement à un enregistrement international désignant le
Canada et qui ont une incidence sur la protection de la marque.
Cette règle semble viser principalement l'équivalent des
décisions judiciaires fondées sur un appel de la décision de
rejeter ou de repousser une demande en application du
paragraphe 37(1) ou 38(8) de la LMCC. Il ne serait probablement
pas nécessaire de notifier les décisions qui confirment, en
appel, la décision prise par le registraire des marques de
commerce en application du paragraphe 38(8) de la LMCC de rejeter
une opposition puisque cette décision serait antérieure à la
décision (c.-à-d. à l'enregistrement) mettant un terme à la
procédure devant le BMCC. Il a été mentionné précédemment que la
décision d'un tribunal d'infirmer la décision prise par le
registraire des marques de commerce en application du
paragraphe 38(8) de la LMCC de rejeter une opposition devrait
probablement être notifiée en vertu de la règle 17.5)a)i) du
Règlement de Madrid puisque, compte tenu du paragraphe 39(1) de
la LMCC, ces décisions mettraient fin en fait aux procédures
devant l'office. La décision d'un tribunal invalidant les effets
d'un enregistrement international au Canada (l'équivalent de la
radiation d'un enregistrement d'une marque en vertu de
l'article 57 de la LMCC) serait sans doute assujettie également,
dans certaines circonstances, à la règle 17.5)b) du Règlement de
Madrid, mais cela serait sans importance puisque, de toutes
façons, comme il sera indiqué dans la section intitulée
« Invalidation des effets de l'enregistrement international au
Canada », l'article 5.6) du Protocole exige que toutes les
invalidations soient notifiées au BI.
Pour que le BMCC puisse obtenir les renseignements
nécessaires à la notification de l'équivalent des décisions
judiciaires fondées sur un appel de la décision de rejeter ou de
repousser une demande en application du paragraphe 37(1) ou 38(8)
de la LMCC, il serait important de s'assurer que l'article 61 de
la LMCC (qui oblige le greffe de la Cour fédérale à produire au
registraire des marques de commerce une copie de tout jugement ou
de toute ordonnance rendu par la Cour fédérale ou par la Cour
suprême du Canada relativement à une marque de commerce figurant
dans le registre) s'applique à ce type de décisions.
9. Déclaration d'octroi de la protection dans les cas où il n'y a
pas de refus provisoire
Lorsque l'office d'une partie contractante désignée décide
de ne pas refuser la protection à un enregistrement international
ou une désignation postérieure, la marque sera automatiquement
protégée dans cette partie contractante à l'expiration du délai
de refus qui s'applique conformément à l'article 5.2) du
Protocole. Il n'est donc pas nécessaire, pour un office, de
communiquer une notification quand il décide de ne pas refuser la
protection. La règle 17.6) du Règlement de Madrid prévoit
toutefois une procédure optionnelle permettant à un office qui a
décidé de ne pas refuser la protection d'envoyer au BI une
déclaration d'octroi de la protection. Cette déclaration sera
inscrite dans le registre international, publiée dans la gazette
et transmise au titulaire par le BI.
La règle 17.6) du Règlement de Madrid permettrait à un
office d'envoyer au BI l'un des documents suivants :
« i) une déclaration indiquant que toutes les procédures
devant l'Office sont achevées et que l'Office a décidé
d'accorder la protection à la marque qui fait l'objet de
l'enregistrement international;
ii) une déclaration indiquant que l'examen d'office est
achevé et que l'Office n'a relevé aucun motif de refus mais
que la protection de la marque peut encore faire l'objet
d'une opposition ou d'observations de la part de tiers;
l'Office indiquera jusqu'à quelle date les oppositions
peuvent être formées;
iii) lorsqu'une déclaration visée au sous-alinéa ii) a été
envoyée, une nouvelle déclaration indiquant que le délai
imparti pour faire opposition a expiré sans qu'aucune
opposition ou observation n'ait été présentée et que
l'Office a donc décidé d'accorder la protection à la marque
qui fait l'objet de l'enregistrement international. »
Une déclaration d'octroi de la protection pourrait être très
utile pour le titulaire puisqu'elle l'informe du fait que
l'office a décidé de ne pas refuser la protection bien avant
l'expiration du délai de refus applicable; autrement, le
titulaire devrait attendre jusqu'à l'expiration de ce délai pour
savoir si une notification de refus sera communiquée. Le BMCC
pourrait donc envisager la possibilité d'envoyer une déclaration
d'octroi de protection dans les cas appropriés. Il pourrait
décider, conformément à la règle 17.6) du Règlement de Madrid,
d'envoyer une déclaration seulement une fois toutes les
procédures devant lui achevées (c.-à-d. à la date de
l'enregistrement); il pourrait par ailleurs choisir d'envoyer une
première déclaration une fois l'examen terminé (c.-à-d. au moment
de l'approbation relative à l'annonce) et une deuxième après que
le délai d'opposition a expiré sans qu'aucune opposition n'ait
été présentée (soit, en pratique, à la date de l'enregistrement
puisque, en raison du paragraphe 39(3) de la LMCC, ce n'est qu'à
ce moment que le BMCC pourrait affirmer avec une certaine
certitude que le délai d'opposition est expiré).
12. Annonce
Comme il a été mentionné précédemment dans la section
intitulée « Conséquences du retard concernant la notification »,
à cause de l'effet rétroactif des enregistrements internationaux
et des inscriptions de désignations postérieures et de la période
de priorité de six mois, le BMCC pourrait vouloir retarder
l'annonce des demandes nationales et internationales dans le
Journal des marques de commerce (pendant au moins huit mois à
compter de la date du premier emploi de la marque, de la date à
laquelle elle a été révélée ou des dates de dépôt et de priorité
d'une demande, selon la première éventualité) afin d'être certain
qu'au moins la plus grande partie des conflits pouvant être
causés par des enregistrements internationaux postérieurs
revendiquant la priorité ont été pris en compte.
Aux termes de l'article 3.4) du Protocole, « [l]es marques
enregistrées dans le registre international seront publiées dans
une gazette périodique éditée par le Bureau international, sur la
base des indications contenues dans la demande internationale ».
L'article 3.5) du Protocole prévoit que, « [e]n vue de la
publicité à donner aux marques enregistrées dans le registre
international, chaque Office recevra du Bureau international un
nombre d'exemplaires gratuits et un nombre d'exemplaires à prix
réduit de ladite gazette dans les conditions fixées par
l'Assemblée visée à l'article 10 [...]. Cette publicité sera
considérée comme suffisante aux fins de toutes les parties
contractantes, et aucune autre ne pourra être exigée du titulaire
de l'enregistrement international. »
Même si les enregistrements internationaux et les
inscriptions de désignations postérieures ont été annoncés dans
la Gazette OMPI des marques internationales, il pourrait être
souhaitable de les annoncer également dans le Journal des marques
de commerce 1) pour donner un avis adéquat du fait que la demande
d'extension de la protection au Canada peut faire l'objet d'une
opposition; 2) parce que la liste des marchandises et des
services peut avoir été modifiée après l'examen du BMCC. Cette
nouvelle annonce n'aurait pas nécessairement à comprendre toutes
les indications contenues dans la demande internationale, mais
elle pourrait simplement renvoyer à la publication dans Les
Marques Internationales et indiquer toute modification apportée
subséquemment à la liste des produits et des services.
L'article 3.5) du Protocole interdit que des frais soient exigés
pour la nouvelle annonce.
13. Remplacement d'un enregistrement national par un
enregistrement international
L'article 4bis du Protocole prévoit :
« 1) Lorsqu'une marque qui est l'objet d'un enregistrement
national ou régional auprès de l'Office d'une partie contractante
est également l'objet d'un enregistrement international et que
les deux enregistrements sont inscrits au nom de la même
personne, l'enregistrement international est considéré comme
remplaçant l'enregistrement national ou régional, sans préjudice
des droits acquis par le fait de ce dernier, sous réserve que
i) la protection résultant de l'enregistrement international
s'étende à ladite partie contractante selon l'article 3ter 1)
ou 2),
ii) tous les produits et services énumérés dans
l'enregistrement national ou régional soient également
énumérés dans l'enregistrement international à l'égard de
ladite partie contractante,
iii) l'extension susvisée prenne effet après la date de
l'enregistrement national ou régional.
(2) L'Office visé à l'alinéa 1) est, sur demande, tenu de
prendre note, dans son registre, de l'enregistrement
international. »
Si le Canada adhérait au Protocole, il conviendrait
probablement d'ajouter à la LMCC une disposition qui donnerait
effet à l'article 4bis du Protocole, de sorte que le titulaire
d'un enregistrement canadien qui est remplacé par l'effet de
désignation d'un enregistrement international conserverait le
bénéfice de la date de l'enregistrement national antérieur et
pourrait obtenir une inscription à cet effet dans le registre
canadien des marques de commerce.
15. Disposition transitoire
Conformément à l'article 14.5) du Protocole, le Canada
pourrait, au moment de son adhésion au Protocole, « déclarer que
la protection résultant d'un enregistrement international
effectué en vertu du présent Protocole avant la date d'entrée en
vigueur dudit Protocole à son égard ne peut faire l'objet d'une
extension à son égard ». Cette déclaration pourrait avoir un
effet permanent ou seulement temporaire.
Jusqu'à maintenant, trois pays seulement ont fait la
déclaration visée à l'article 14.5) : l'Estonie, la Hongrie et la
Turquie. L'article 14.5) ne semble s'appliquer qu'aux
enregistrements internationaux effectués en vertu du Protocole.
Par conséquent, il ne semble viser qu'un nombre relativement
faible d'enregistrements effectués en vertu du Protocole depuis
avril 1996, mais non les centaines de milliers d'enregistrements
effectués en vertu de l'Arrangement de Madrid, avant ou après
cette date.
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