LES INCIDENCES JURIDIQUES ET TECHNIQUES DE L'ADHÉSION DU CANADA DU PROTOCOLE DE MADRID

1. Obligation d'employer la marque avant son enregistrement

Droit canadien

Une marque de commerce ne peut être enregistrée au Canada que si elle a déjà été employée au Canada ou, sous certaines conditions, dans un autre pays.

La règle de base du droit canadien est qu'un requérant doit, au moment de la production de sa demande d'enregistrement, déclarer qu'il a déjà employé la marque au Canada et indiquer à compter de quelle date il l'a ainsi employée, ou déclarer qu'il a l'intention d'employer la marque au Canada. Dans ce dernier cas, il doit, après que sa demande a été admise mais avant que sa marque puisse être enregistrée, produire une déclaration portant que la marque a commencé à être employée au Canada. Il y a deux cas dans lesquels l'emploi de la marque au Canada n'est pas exigé avant son enregistrement.

En premier lieu, lorsqu'un requérant a enregistré sa marque dans un pays de l'Union de Paris ou dans un pays membre de l'OMC, il peut se contenter de déclarer que la marque a été employée quelque part dans le monde. Il est généralement entendu qu'elle doit avoir été ainsi employée avant la production de la demande d'enregistrement au Canada, bien que la LMCC ne le prévoie pas expressément.

En deuxième lieu, un requérant est exempté de l'exigence concernant l'emploi antérieur de la marque au Canada lorsque la marque, bien qu'elle n'ait pas été employée au Canada, a été employée dans un pays de l'Union de Paris ou dans un pays membre de l'OMC et est devenue bien connue au Canada (p. ex. par une publicité de débordement); dans ce cas, le requérant n'a qu'à déclarer que la marque a été employée dans un pays de l'Union de Paris ou dans un pays membre de l'OMC.

Dans la LMCC, l'obligation d'employer la marque avant son enregistrement est liée à quatre motifs sur lesquels toutes les demandes d'enregistrement d'une marque présentées au Canada doivent être fondées. Ainsi, comme l'indique l'article 16 de la LMCC, l'enregistrement d'une marque de commerce peut être fondé sur :

i) l'emploi de la marque au Canada avant la production de la demande (par. 16(1));

ii) la révélation de la marque au Canada avant la production de la demande (par. 16(1));

iii) l'enregistrement de la marque dans le pays d'origine du requérant et l'emploi antérieur de la marque dans un pays quel qu'il soit (par. 16(2));

iv) l'emploi projeté de la marque (par. 16(3)).

En ce qui concerne le point i), lorsqu'une marque a été employée au Canada avant la production d'une demande d'enregistrement, l'alinéa 30b) de la LMCC exige que la date à compter de laquelle elle a été ainsi employée soit fournie. Selon une certaine jurisprudence, un requérant peut fournir une date postérieure à la date réelle à compter de laquelle la marque a été employée, mais le défaut de fournir une date peut justifier le refus d'une demande dans le cadre de la procédure d'opposition. Un tel défaut ne constitue cependant pas un motif d'invalidation suivant l'article 18 de la LMCC.

En ce qui concerne le point ii), une marque ne peut être révélée au Canada au sens de l'article 5 de la LMCC que si elle a déjà été employée dans un pays de l'Union de Paris ou dans un pays membre de l'OMC. Lorsqu'une marque n'a pas été employée au Canada mais qu'elle a été révélée dans ce pays, l'alinéa 30c) de la LMCC exige que la demande précise le nom d'un pays de l'Union de Paris ou d'un membre de l'OMC dans lequel elle a été employée, la date à compter elle a été révélée au Canada et la manière dont elle l'a été.

Pour ce qui est du point iii), il n'est pas nécessaire, dans le cas d'une demande d'enregistrement d'une marque fondée sur l'enregistrement et l'emploi de la marque à l'étranger, que l'enregistrement existe à la date de production de la demande. Il suffit qu'une demande d'enregistrement ait été déposée à l'étranger. La preuve de l'enregistrement étranger doit toutefois être fournie avant la date de l'annonce de la demande canadienne (art. 31 de la LMCC).

Finalement, en ce qui concerne le point iv), une déclaration d'emploi doit être produite avant que la marque puisse être enregistrée (par. 40(2) de la LMCC).

Convention de Paris

La Convention de Paris ne limite d'aucune façon la capacité d'une partie contractante d'exiger qu'une marque de commerce ait été employée avant de l'enregistrer. Il a déjà été mentionné, dans la section intitulée « Motifs de refus », que les restrictions prévues à l'article 6^quinquies de la Convention de Paris ne s'appliquent pas car elles ne concernent que des questions de forme, c.-à-d. les signes qui composent les marques de commerce.

Il semble que les paragraphes 16(2) et (3) de la LMCC aient été adoptés parce que le législateur croyait qu'ils étaient requis par la Convention de Paris (en particulier par les articles 6^bis et 6^quinquies). Il semble bien cependant que cette croyance soit erronée et qu'aucune disposition de la Convention de Paris n'empêche l'abrogation éventuelle des paragraphes 16(2) et (3) de la LMCC.

Accord sur les ADPIC et ALÉNA

Exiger qu'une marque de commerce ait été employée avant de l'enregistrer est compatible avec l'Accord sur les ADPIC et l'ALÉNA, en particulier avec l'article 15.3 de l'Accord sur les ADPIC et l'article 1708.3 de l'ALÉNA qui lui est pratiquement identique. L'article 15.3 de l'Accord sur les ADPIC prévoit :

« Les Membres pourront subordonner l'enregistrabilité à l'usage. Toutefois, l'usage effectif d'une marque de fabrique ou de commerce ne sera pas une condition pour le dépôt d'une demande d'enregistrement. Une demande ne sera pas rejetée au seul motif que l'usage projeté de la marque de fabrique ou de commerce n'a pas eu lieu avant l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date de son dépôt. »

TDM

La règle selon laquelle une marque de commerce doit avoir été employée avant de pouvoir être enregistrée est permise par l'article 3 du TDM, bien que certaines restrictions soient prévues relativement aux exigences et aux délais qui peuvent être imposés. À cet égard, voir les commentaires sur le TDM figurant dans la section intitulée « Emploi ou révélation de la marque au Canada ».

Protocole

Les règles 9.5)f) et 7.2) du Règlement de Madrid permettent à une partie contractante d'exiger une déclaration d'intention d'utiliser la marque sur son territoire. Comme il a été mentionné dans la section intitulée « Enregistrement et emploi de la marque dans un autre pays », le Canada pourrait exiger qu'une telle déclaration d'intention comprenne une déclaration portant que la marque a été utilisée dans un pays étranger, lequel devrait être nommé. Autrement, le Protocole ne renferme aucune disposition prévoyant que les autres renseignements sur l'emploi de la marque qui sont exigés actuellement par le Canada doivent être inclus dans une demande internationale.

En théorie, rien dans le Protocole n'empêcherait le Canada d'exiger qu'une marque ait été employée avant d'accepter de l'enregistrer. Le Canada pourrait délivrer un refus provisoire à l'égard de toute demande internationale le désignant qui lui a été notifiée par le BI et qui ne satisfait pas aux conditions relatives à l'emploi prévues par la LMCC. Ce refus provisoire ne pourrait être retiré que lorsque ces conditions seraient remplies. Cependant, une telle façon de faire alourdirait considérablement la charge de travail du BMCC et pourrait être critiquée par les autres parties contractantes, puisque aucune de celles-ci n'adoptera probablement une telle approche.

Compte tenu de ce qui précède, s'il décidait d'adhérer au Protocole, le Canada pourrait étudier la possibilité d'exempter les enregistrements internationaux le désignant de toutes les exigences relatives à l'emploi qui sont préalables à l'enregistrement d'une marque au Canada, sauf à celle que le déposant inclue dans la demande internationale une déclaration de son intention d'utiliser la marque au Canada. De cette façon, les exigences prévues aux alinéas 30b) à d) et au paragraphe 40(2) de la LMCC ne seraient pas applicables aux demandes internationales désignant le Canada et un requérant international ne serait pas limité à l'un des quatre fondements de l'enregistrement prévus à l'article 16 de la LMCC.

Les exigences relatives à l'emploi préalables à l'enregistrement qui sont prévues par la LMCC semblent avoir été adoptées pour décourager ce qui est parfois appelé le « trafic de marques de commerce » et pour assurer que les déposants sont raisonnablement sérieux et emploient de bonne foi la marque avant de pouvoir en obtenir l'enregistrement. Le Canada devrait en particulier évaluer l'ampleur du problème que pourraient poser, au regard du trafic de marques de commerce, les déposants qui déposent des demandes internationales désignant le Canada et déterminer si d'autres mesures pourraient être prises pour contrebalancer les abus potentiels. Le Canada pourrait, par exemple, envisager la possibilité d'exempter de certaines conditions relatives à l'emploi tous les déposants visés par le système de Madrid qui désignent le Canada, mais d'obliger tous les déposants qui se prévalent de cette exemption à déposer une déclaration d'usage effectif dans un certain délai après l'enregistrement (p. ex. après trois ans). (Voir ci-dessous les commentaires concernant l'obligation d'employer la marque après son enregistrement.)

Les sections intitulées « Emploi ou révélation de la marque au Canada », « Enregistrement et emploi de la marque dans un autre pays » et « Emploi projeté », figurant ci-dessus, traitent aussi de l'impact du Protocole sur différentes exigences relatives à l'emploi préalables à l'enregistrement qui sont prévues par le droit canadien.

2. Obligation d'employer la marque après son enregistrement

Droit canadien

Aux termes de l'article 45 de la LMCC, le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois ans à compter de la date de l'enregistrement d'une marque de commerce, à moins qu'il ne voie une raison valable à l'effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de prouver que la marque est employée. Le défaut de fournir cette preuve ou de démontrer que la marque de commerce n'a pas été employée au Canada en raison de circonstances spéciales justifiant ce défaut d'emploi peut entraîner la modification ou la radiation de l'enregistrement.

Suivant les articles 18 et 57 de la LMCC, l'enregistrement d'une marque peut être radié si la marque a été abandonnée. Pour qu'une marque de commerce soit abandonnée, il faut que le titulaire de l'enregistrement ait eu l'intention de l'abandonner. Cette intention peut être déduite, comme les tribunaux l'ont déjà fait, du non-emploi de la marque pendant une longue période.

Cette obligation d'employer la marque après son enregistrement est compatible avec la Convention de Paris, l'Accord sur les ADPIC, l'ALÉNA, le TDM et le Protocole.

Convention de Paris

L'article 5C.1) prévoit :

« Si, dans un pays, l'utilisation de la marque enregistrée est obligatoire, l'enregistrement ne pourra être annulé qu'après un délai équitable et si l'intéressé ne justifie pas des causes de son inaction. »

Accord sur les ADPIC

L'article 19.1 prévoit :

« S'il est obligatoire de faire usage d'une marque de fabrique ou de commerce pour maintenir un enregistrement, l'enregistrement ne pourra être radié qu'après une période ininterrompue de non-usage d'au moins trois ans, à moins que le titulaire de la marque ne donne des raisons valables reposant sur l'existence d'obstacles à un tel usage. Les circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque qui constituent un obstacle à l'usage de la marque, par exemple des restrictions à l'importation ou autres prescriptions des pouvoirs publics visant les produits ou les services protégés par la marque, seront considérées comme des raisons valables justifiant le non-usage. »

ALÉNA

Le paragraphe 1708(8) prévoit :

« Chacune des Parties stipulera qu'il est obligatoire d'utiliser une marque de fabrique ou de commerce pour maintenir un enregistrement. L'enregistrement ne pourra être annulé pour non-usage qu'après une période ininterrompue de non-usage d'au moins deux ans, à moins que le titulaire de la marque ne donne des raisons valables reposant sur l'existence d'obstacles à un tel usage. Chacune des Parties considérera comme des raisons valables, des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque qui constituent un obstacle à l'usage de la marque, par exemple des restrictions à l'importation ou autres prescriptions des pouvoirs publics visant les produits ou services protégés par la marque. »

TDM

L'article 13.4)iii) prévoit qu'une partie contractante ne peut exiger, à l'égard d'une demande de renouvellement, « la remise d'une déclaration ou la fourniture d'une preuve relatives à l'usage de la marque ». Par ailleurs, l'article 22.5) prévoit une disposition transitoire qui permet aux parties contractantes de se soustraire à l'application de l'article 13.4)iii), mais seulement pour une période limitée ne pouvant s'étendre au delà du 28 octobre 2004.

Protocole

Il semble que le Protocole permette aux parties de fixer les conditions qu'elles souhaitent au sujet de l'emploi d'une marque après son enregistrement et d'invalider les enregistrements des propriétaires de marque qui ne s'y conforment pas. La seule restriction imposée à la capacité d'une partie contractante d'invalider l'enregistrement d'une marque effectué en vertu du Protocole est prévue à l'article 5.6). Cette disposition exige que le titulaire de l'enregistrement international ait la possibilité de faire valoir ses droits en temps utile. Il ne serait pas possible cependant de lier directement l'obligation d'employer la marque à la procédure de renouvellement de l'enregistrement international prévue à l'article 7.

L'un des effets secondaires de l'adhésion du Canada au Protocole pourrait être l'augmentation du nombre de marques inscrites dans le registre canadien qui ne sont pas réellement utilisées (en particulier si le Canada supprime l'obligation d'employer la marque avant d'en obtenir l'enregistrement dans le cas des demandes internationales). Pour pallier cette augmentation, le Canada pourrait envisager de se servir de l'obligation d'employer la marque après l'enregistrement ou d'autres mécanismes pour réduire ce « bois mort » contenu dans le registre. Il pourrait, par exemple, raccourcir à dix ans la durée des marques (comme le TDM l'exigerait de toutes façons) et exiger qu'une preuve de l'emploi soit produite à intervalles réguliers (mais pas au moment du renouvellement).

3. Nouvelles approches possibles concernant les règles canadiennes relatives à l'emploi

À la lumière de l'analyse des règles relatives à l'emploi qui précède, il ne fait aucun doute que le Canada devra, pour adhérer au Protocole et au TDM, envisager sérieusement d'apporter des modifications importantes à ces règles. Dans le but de favoriser la discussion, l'auteur propose l'approche suivante, qui pourrait être adoptée à cet égard et qui serait compatible avec le Protocole et le TDM :

1. abolir les quatre fondements de l'enregistrement visés actuellement aux paragraphes 16(1) à (3) de la LMCC et prévoir plutôt qu'un requérant a le droit d'obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable, à moins que, à la date de dépôt ou à la date du premier emploi, selon la première des deux, elle n'ait créé de la confusion avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée par une autre personne ou à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite par une autre personne, ou avec un nom commercial qui a été antérieurement employé ou révélé par une autre personne;



2. supprimer l'obligation d'inscrire dans une demande les renseignements visés aux alinéas 30b) à d) de la LMCC;



3. ne plus exiger qu'une marque de commerce soit employée (au Canada ou à l'étranger) avant qu'elle puisse être enregistrée au Canada;



4. exiger d'un requérant qu'il fournisse, au moment du dépôt, une déclaration d'intention d'utiliser la marque ou une déclaration d'usage effectif au Canada (cette déclaration doit préciser la date du premier emploi de la marque au Canada);



5. si une déclaration d'intention d'utiliser la marque a été déposée avec la demande d'enregistrement, permettre au requérant de produire, en tout temps avant l'enregistrement, une déclaration d'usage effectif;



6. prévoir qu'un requérant pourrait invoquer la date de premier emploi qu'il revendique, dans une procédure d'opposition ou d'examen, seulement si la déclaration d'usage effectif indiquant cette date a été déposée auprès du BMCC en même temps que la demande ou peu de temps après (p. ex. deux mois);



7. prévoir que si aucune déclaration d'usage effectif n'a été déposée avant l'enregistrement, le requérant doit produire, dans un certain délai après l'enregistrement (p. ex. trois ans), un affidavit attestant que la marque de commerce est employée ou que des circonstances spéciales justifient son défaut d'emploi;



8. permettre qu'une opposition soit fondée sur le fait qu'un requérant a revendiqué une date de premier emploi antérieur à la date réelle de premier emploi; la revendication d'une date postérieure à la date réelle du premier emploi ferait seulement en sorte que seule la date revendiquée pourrait être invoquée dans une procédure d'examen ou d'opposition.