Modifications au manuel d'examen

Procédures d'examen - Alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce

Date de publication : 2001-05-03

Comme il l'est indiqué au début du Manuel des marchandises et services dans la section intitulée « Comment utiliser le Manuel des marchandises et services », le présent manuel ne dresse pas une liste exhaustive de toutes les marchandises et de tous les services possibles et il peut arriver que des descripteurs de marchandises et de services qui n'y sont pas répertoriés soient également acceptables. Les examinateurs doivent donc être disposés à accepter des états déclaratifs de marchandises et services qui ne figurent pas dans ce manuel. Ils ne doivent formuler d'objection aux termes de l'alinéa 30a) de la Loi que s'ils sont certains que la description des marchandises ou des services fournie ne constitue pas « [...] un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée ou sera employée ». Pour évaluer un état déclaratif de marchandises et services, les examinateurs doivent suivre la méthode exposée ci-dessous.

Si les marchandises ou les services semblent être précisément décrits dans les termes ordinaires du commerce, l'état déclaratif est considéré comme acceptable. L'examinateur doit être convaincu que la description des marchandises ou services fournie permet d'apprécier si la marque donne une description claire ou si elle donne une description fausse ou trompeuse ou si elle prête à confusion avec une autre marque. Il doit également être convaincu que le fait d'accepter les marchandises ou les services comme ils sont décrits n'accordera pas au requérant une protection trop étendue.

Si les marchandises ou les services ne semblent pas être précisément décrits dans les termes ordinaires du commerce, l'examinateur doit consulter le Manuel des marchandises et services

Si les marchandises ou les services se trouvent dans le manuel, l'examinateur accepte l'état déclaratif des marchandises ou des services [sauf si une modification de la pratique concernant les marchandises et services en question a été publiée dans le Journal des marques de commerce].

Si les marchandises et les services ne figurent pas dans le manuel, mais que leur description semble aussi, sinon plus, précise qu'une description de marchandises ou de services que contient le manuel, l'examinateur accepte l'état déclaratif des marchandises ou services.

Si les marchandises ou les services ne se trouvent pas dans le manuel et que ce dernier ne contient pas de descriptions semblables, l'examinateur doit procéder à une recherche pour essayer de vérifier si leur description correspond à celle qu'on retrouverait normalement dans le commerce (par ex. : en cherchant sur Internet, peut-on retrouver de nombreux exemples dans lesquels cette description des marchandises ou services en question est utilisée?). L'examinateur doit aussi se demander :

1. Les marchandises ou les services sont-ils assez spécifiques pour permettre de déterminer si l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce s'applique?
2. Les marchandises ou les services sont-ils assez spécifiques pour permettre d'évaluer la confusion?
3. Les marchandises ou les services sont-ils assez spécifiques pour garantir que le requérant n'obtiendra pas une protection trop étendue [par ex. : l'approbation de marchandises décrites comme étant un logiciel informatique, sans plus de précisions, accorderait au requérant une protection trop étendue].

S'il répond par l'affirmative à chacune de ces trois questions, l'examinateur accepte l'état déclaratif des marchandises ou services. S'il répond par la négative à l'une de ces questions, il doit demander plus de précisions et, dans les cas où il est possible de le faire, faire des suggestions.

Si le requérant ou l'agent du requérant répond que les marchandises ou les services sont précisément décrits dans les termes ordinaires du commerce et que l'examinateur n'est pas certain du contraire, il ou elle doit considérer l'état déclaratif des marchandises et services comme acceptable (dans la mesure où il est possible d'évaluer la confusion et de vérifier si les dispositions de l'article 12 s'appliquent). Si l'examinateur est certain que les marchandises ou les services ne sont pas précisément décrits dans les termes ordinaires du commerce (par ex. : logiciel informatique), il ou elle doit maintenir une objection formulée aux termes de l'alinéa 30 a).

Cas particuliers

Les examinateurs tiennent compte du contexte d'une description particulière de marchandises ou services

En règle générale, les examinateurs tiennent compte du contexte d'une description particulière de marchandise ou service particulier (par ex. : le terme anglais « pipes » tout seul doit être précisé puisqu'on veut savoir s'il s'agit d'un article de plomberie ou d'un article de fumeurs. Toutefois, si le mot « pipes », s'accompagne d'autres articles de fumeurs, il n'est pas nécessaire de le préciser étant donné que l'on peut alors présumer que les « pipes » en question sont utilisées pour fumer).

Les examinateurs ne demandent pas si les marchandises sont effectivement transférées dans la pratique normale du commerce aux termes de l'article 4 de la Loi sur les marques de commerce

Les examinateurs ne doivent pas demander si les marchandises sont effectivement transférées dans la pratique normale du commerce aux termes de l'article 4 de la Loi sur les marques de commerce (par ex. : il n'y a pas lieu de remettre en question les marchandises décrites comme étant des menus, des cartes d'affaires, du papier à lettre avec en-tête, etc.,). Même s'il est possible que ces marchandises ne soient pas transférées dans la pratique normale du commerce, il est préférable que cette question soit soulevée dans le cadre d'une opposition où il est possible d'examiner la preuve quant à la manière dont les marchandises sont transférées.

Les examinateurs ne doivent pas remettre en question des services simplement parce qu'ils semblent consécutifs ou auxiliaires à la vente des marchandises du requérant, mais ils doivent se demander si les services offrent un bénéfice au public lorsque ceux-ci semblent se limiter à des services de publicité, de mise en marché ou de promotion des marchandises du requérant et que le public ne semble pas en tirer de bénéfice

Les examinateurs remettent en question les services qui ne semblent pas offrir de bénéfice au public (par ex. : des services de publicité, de mise en marché et de promotion qui semblent concerner les produits et services du requérant). Cette façon d'agir est compatible avec la décision rendue par la Commission des oppositions des marques de commerce dans l'affaire Ralston Purina Co. c. Effem Foods Ltd. (1997), 81 C.P.R. (3d) 528. Dans cette affaire, l'agent d'audition a fait le commentaire suivant :

[TRADUCTION] [...] Bien qu'aucune disposition de la Loi n'exige qu'un service se limite à un service qui n'est pas simplement consécutif ou auxiliaire à la vente des marchandises, il est toutefois nécessaire qu'un service soit offert à un tiers pour qu'un état déclaratif de services soit accepté. En l'espèce, les services de la requérante sont décrits comme étant des « services de publicité, de mise en marché et de promotion [...] ». Je ne crois pas que les termes « publicité » ou « mise en marché » décrivent un service rendu au public en l'espèce puisqu'il me semble relever de la même catégorie que les services visés par la décision Carling O'Keefe dans laquelle la seule personne qui tire un bénéfice est le requérant. Je ne crois pas que le fait de faire connaître vos produits au public constitue effectivement un service réel offert au public. En ce qui concerne les services de « promotion », ceux-ci pourraient peut-être comprendre un réel service offert au public comme le programme de coupons décrit dans l'affaire Kraft, mais ce service n'est pas décrit avec suffisamment de précision pour que je puisse me prononcer avec exactitude. Par conséquent, j'accueille le motif d'opposition et l'état déclaratif des services est donc radié de chacune des quatre demandes.

S'il ressort que le public tire effectivement un bénéfice de tels services, ils sont considérés comme acceptables, et ce, même s'ils se rapportent à la promotion des produits et services du requérant. Dans la décision Kraft Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1984), 1 C.P.R. (3d) 457, la Cour fédérale a statué que l'utilisation d'une marque de commerce en liaison avec l'offre de « programmes de bons de réduction relativement à une gamme de produits alimentaires » était un service au sens de la Loi. Le juge Strayer a souligné que rien dans la définition de marque de commerce ne suppose que les « services » à l'égard desquels est établie une marque de commerce se limitent à ceux qui ne sont pas « accessoires » à la vente de marchandises. Les examinateurs ne doivent pas formuler d'objection face à certains services qui semblent simplement être consécutifs à la vente des produits du requérant parce qu'une objection pour ce motif est dénuée de tout fondement juridique. Si le requérant ou son agent dépose une réponse et déclare que les services en question offrent bel et bien un bénéfice au public (autre que d'informer le public des marchandises et services du requérant) et que l'examinateur, après avoir pris connaissance de la réponse, n'est pas certain que le public ne tire aucun bénéfice de ces services, il ou elle doit accepter les services en question.

Objets intangibles comme des sites web, de l'électricité, des noms de domaines, etc.

Lorsque la demande énumère des objets intangibles comme des « sites web », de « l'électricité », des « noms de domaine », etc., dans l'état déclaratif des marchandises et qu'il semble que le requérant puisse réellement offrir un service (par ex. : « des services publics nommément la transmission de l'électricité », « la conception de sites web pour Internet » ou « la vente de noms de domaine »), l'examinateur doit en informer le requérant.

Pièces et attaches

Les examinateurs ne doivent pas remettre en question des « pièces et attaches » lorsque l'article auquel ceux-ci sont destinés est précisé (par ex. : « automobiles et pièces et attaches d'automobile » et « pièces et attaches des produits mentionnés précédemment » seraient des descriptions acceptables de marchandises). Il n'y a lieu de remettre en question les marchandises qui sont décrites comme des « pièces et attaches » que lorsque l'objet auquel ils se rapportent n'est pas précisé.

Accessoires

Les examinateurs remettent en question les « accessoires » même lorsque le genre d'articles auxquels ils sont destinés est précisé (par ex. : les accessoires d'automobile feront l'objet de questions compte tenu de la grande variété de produits qu'ils peuvent viser : des housses de siège, des télévisions, des trousses de premiers soins, etc. ).

Termes comme « comprenant » et « par exemple » ou « comme »

Si des termes comme « comprenant » et « par exemple » ou « comme » suivent une description acceptable de marchandises ou de services, il n'est pas nécessaire de les remplacer par les termes « nommément » ou « c'est-à-dire » ou par « composé de », « comportant » ou « constituant » [Ordre des Comptables Agréés du Québec c. Computer Automation, Inc. (1991), 36 C.P.R. (3d) 98 à la p. 102]. Ce n'est que lorsque ces termes suivent un état déclaratif de marchandises ou services qui ne contient pas de description précise faite dans les termes ordinaires du commerce qu'il faut remplacer ces termes par « nommément » ou « c'est-à-dire» ou par « composé de », « comportant » ou « constituant » (par ex. : « du lait comme du lait au chocolat » et des « manteaux comprenant des manteaux de fourrure et des manteaux de cuir » seraient acceptables, mais un « logiciel informatique comprenant un didacticiel se rapportant au traitement du diabète » serait inacceptable).

Maisons

Les examinateurs ne demandent pas si les maisons ou d'autres structures sont préfabriquées, modulaires ou mobiles. Si l'état déclaratif des marchandises répertorie des maisons, l'examinateur peut présumer que le requérant entend par là que la marque est utilisée en liaison avec des maisons, par opposition à des services susceptibles d'être décrits comme la construction et la vente de biens immobiliers.

Est-il possible de modifier une demande pour ajouter, par exemple, « souliers » et « sacs à main », lorsque à l'origine l'état déclaratif des marchandises se limitait à « vêtements » ?

Non, étant donné qu'une telle mesure serait contraire à l'alinéa 31e) du Règlement qui interdit de modifier l'état déclaratif des marchandises ou services pour étendre la portée de celui qui figurait dans la demande initiale.

Est-il possible de transformer une demande visant des services en une demande visant des marchandises, et vice versa?

Lorsqu'il ressort clairement que, dans sa demande initiale, le requérant avait l'intention de demander l'enregistrement d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises, il n'est pas possible de modifier la demande pour qu'elle s'applique à des services, ou vice versa, parce que cette modification serait contraire à l'alinéa 31e) du Règlement. Par ex. , dans l'affaire Thomas J. Lipton Inc. c. Primo Foods Ltd. (1992) 44 C.P.R.(3d) 556, la demande initiale visait des services décrits de la manière suivante [TRADUCTION] : « publicité et vente de produits alimentaires ». L'examinateur a accepté que la demande soit modifiée de manière à s'appliquer à des marchandises décrites comme étant des [TRADUCTION] « produits de viande transformée, nommément du boeuf mariné, du corned-beef, du pastrami, du jambon, etc. ». Le président de la Commission des oppositions des marques de commerce a statué que l'examinateur avait commis une erreur de droit manifeste en permettant la modification même si l'état des services était ambigu au moment du dépôt. Le fait que la demande visait à couvrir des services n'était pas ambigu puisque la demande contenait la déclaration portant que le requérant était convaincu qu'il avait le droit d'employer la marque en liaison avec des services. En revanche, si la demande initiale est ambiguë, une modification sera acceptable, dans la mesure où le requérant déclare qu'il est convaincu qu'il a le droit d'employer la marque de commerce en liaison avec les marchandises et services, selon le cas.

À titre d'exemple, si le requérant déclare qu'il a l'intention d'utiliser la marque de commerce en liaison avec des marchandises appelées « services de restaurant » et qu'il déclare qu'il est convaincu qu'il a le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec des « services de restaurant », l'examinateur doit permettre au requérant de modifier sa demande afin de renvoyer à des services. On estime qu'une modification de ce genre ne nuirait à aucun tiers. Étant donné l'ambiguïté de la déclaration initiale, un avis a été donné pour indiquer que cette demande était susceptible de couvrir des marchandises ou des services.

Logiciel

L'expression « logiciel » sans autre précision n'est pas une description acceptable des marchandises étant donné qu'elle couvre un champ très large. Il faut préciser la fonction du logiciel et, si la fonction ne permet pas de déterminer de manière évidente quel est son domaine d'utilisation, il y également lieu de préciser le domaine d'utilisation. À titre d'exemple, les expressions suivantes seraient des descriptions acceptables de marchandises :

« logiciel utilisé pour diagnostiquer un cancer »
« logiciel de conception mécanique assistée par ordinateur »
« programmes informatiques de commande des machines de mines »
« logiciel utilisé dans la gestion des bases de données »
« logiciel utilisé comme tableur »
« logiciel de traitement de textes »
« logiciel de conception des sites web »
« logiciel de création de jeux informatiques »
« programmes didacticiels de dactylographie »
« logiciel de communication pour le branchement (préciser, par ex. : utilisateurs de réseau informatique, réseaux mondiaux) »
« logiciel de télématique destiné à permettre à tous les clients d'avoir accès à des renseignements sur leur compte bancaire et à faire des transactions »
« logiciel de commerce en ligne destiné à permettre aux utilisateurs d'exécuter des opérations commerciales électroniques par l'intermédiaire d'un réseau mondial »
« logiciel de moteur de recherche informatique »
« logiciel d'automatisation de l'entreposage électronique massif »
« logiciel de contrôle et d'amélioration de la qualité sonore de l'ordinateur et de l'équipement audio »
« logiciel de perfectionnement des capacités audio-visuelles des applications multimédia, nommément l'intégration de texte, de sons, de graphiques, d'images fixes et de films »
« logiciel de téléphonie informatique »
« logiciel de compression des données »
« logiciel d'éditique »
« didacticiel d'enseignement de (préciser le sujet) »
« didacticiel pour enfants »
« logiciel d'infogérance, nommément logiciel de commande des systèmes de climatisation, d'accès et de sécurité d'un immeuble »
« logiciel d'automatisation des usines, nommément logiciel d'intégration des opérations mécanographiques de fabrication, de dépistage des problèmes et de création de rapports de production »
« logiciel de gestion des procédés industriels »
« logiciel d'élaboration d'un site web »
« programmes d'exploitation informatique »

Services de télécommunications

L'expression « services de télécommunications » n'est pas une description de services acceptable parce qu'elle n'est pas assez précise. Voici des exemples de descriptions acceptables :

« services de courtage de temps d'antenne de télécommunications »
« services d'acheminement et de jonction en télécommunications »
« services de télécommunications, nommément des RNIS (réseau numérique à intégration de services) »
« services de télécommunications, nommément des services de communications personnelles »

Matériel de télécommunications

Lorsqu'une demande énumère du « matériel de télécommunications » dans l'état déclaratif des marchandises, le requérant doit indiquer les éléments précis du matériel, par ex. : les téléphones, les télécopieurs, etc.

Termes ordinaires du commerce

Il arrive parfois que l'examinateur trouve que, bien que les marchandises ou les services soient décrits assez précisément, ils ne sont pas décrits dans les termes ordinaires du commerce. Dans la décision Decra-Loc Canada c. Pave Tech, Inc. (1995), 61 C.P.R.(3d) 553, la Commission des oppositions des marques de commerce a statué que des marchandises décrites dans les termes suivants « border support systems for discrete block ground covering » n'étaient pas dans les termes ordinaires du commerce étant donné qu'il ressortait de la preuve que les marchandises étaient habituellement décrites sous les appellations suivantes « a paver edge restraint system, a paving stone edge restraint, a curb system for paving designs and the like » La Commission des oppositions a indiqué que ce n'est pas simplement parce que la description d'un produit est compréhensible et permet de reconnaître un produit qu'elle correspond à la description généralement utilisée dans le commerce pour désigner le produit. À titre d'exemple, la Commission des oppositions a mentionné que tout le monde reconnaîtrait facilement qu'un [TRADUCTION] « siège conçu pour une personne et ayant quatre pattes et un dossier » est une chaise, mais il reste que ce n'est pas ainsi qu'une chaise est désignée dans le commerce des meubles. Lorsque l'examinateur estime que les marchandises ou les services ne sont pas désignés comme ils le sont généralement dans le commerce, il doit soulever une objection aux termes de l'alinéa 30a) de la Loi.

Vêtements

Les examinateurs doivent accepter les états déclaratifs de marchandises qui décrivent une catégorie restreinte de vêtements. Voici des exemples de descriptions acceptables de vêtements : « vêtements de gymnastique », « vêtements de plage », « vêtements tout-aller », « vêtements pour enfants », « vêtements pour bébés », « vêtements d'extérieur pour l'hiver », « vêtements de pluie », « vêtements d'exercices », « vêtements de maternité », « vêtements de pêche », « vêtements de golf », « vêtements de ski », « tenues de soirée », « vêtements de protection », « vêtements ignifugés », « vêtements de mariée », « sous-vêtements » et « uniformes de personnel médical ».

Chaussures

Les examinateurs doivent accepter les états déclaratifs de marchandises qui décrivent une catégorie restreinte de chaussures. Voici des exemples de descriptions acceptables de chaussures: « chaussures de gymnastique », « chaussures de plage », « chaussures pour enfants », « chaussures pour bébés », « chaussures d'extérieur pour l'hiver », « chaussures de pluie », « chaussures d'exercices », « chaussures de pêche », « chaussures de golf », « chaussures de ski », « chaussures de soirée », « chaussures de protection », « chaussures de mariée », « chaussures orthopédiques », « chaussures de personnel médical ».

Préparations pour le soin des cheveux et préparations pour le soin de la peau

Les examinateurs doivent considérer que les « préparations pour le soin des cheveux » et les « préparations pour le soin de la peau » sont des descriptions de marchandises acceptables. Il est à noter, cependant, que les produits pour le soin des cheveux et les produits pour le soin de la peau exigent plus de précisions étant donné qu'ils sont susceptibles de comprendre toute une variété de produits, y compris d'imposantes machines et de l'équipement électronique.

Conclusion

Une demande peut être refusée aux termes de l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce, si le registraire est CONVAINCU qu'elle NE SATISFAIT PAS AUX EXIGENCES DE l'article 30. Toutefois, si, après un examen approfondi, l'examinateur nourrit toujours des doutes au sujet de l'acceptation de l'état déclaratif des marchandises ou des services, cet état est accepté.