Conseil canadien des ingénieurs c. John Brooks Co. Ltd.

T-595-02

2004 CF 586, juge O'Reilly

21-4-04

Appel interjeté en vertu de l'art. 56 de la Loi sur les marques de commerce à l'encontre de la décision par laquelle la Commission des oppositions aux marques de commerce a rejeté l'opposition à la demande d'enregistrement de la marque de commerce «Brooks Brooks Spray Engineering»-- Préoccupation au sujet de l'emploi du mot «engineering» dans la marque de commerce proposée--La question est de savoir si la marque de commerce proposée est une marque non enregistrable parce qu'elle donne soit une description claire, soit une description fausse et trompeuse des services ou du personnel de la défenderesse--Une entreprise ne peut pas enregistrer une marque de commerce qui donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée--Dans une instance distincte, la défenderesse a cherché à faire enregistrer les mots «Spray Engineering»--La Commission a conclu que la marque de commerce proposée donnait soit une description claire, soit une description fausse et trompeuse, parce que les utilisateurs des marchandises présumeraient vraisemblablement que des ingénieurs participent à la production de celles-ci--Dans la présente affaire, la Commission a conclu que l'ajout des mots «Brooks Brooks» avait pour effet de modifier la situation et que, dans l'ensemble, la marque proposée ne donnait pas une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature des services de la défenderesse--Compte tenu des nouveaux éléments de preuve présentés, notamment les renseignements concernant la réglementation du mot «engineering», la décision de la Commission était erronée--La marque de commerce proposée donne une description fausse et trompeuse des services de la défenderesse et des personnes qui les fournissent--Cependant, la preuve n'indique pas que la marque de commerce proposée donne une description claire, parce que la défenderesse a relativement peu d'ingénieurs à son emploi--La situation en l'espèce est différente de celle d'autres emplois enregistrés du mot «engineering» que la défenderesse a mentionnés, où il y a peu de chances que les consommateurs seraient incités à tort à croire que des ingénieurs sont associés à l'entreprise--Les mots «spray engineering» renvoient à une gamme de services techniques sophistiqués qui sont liés au traitement et à la distribution de fluides, soit des types de services que des ingénieurs professionnels pourraient offrir--Le critère à appliquer pour décider si une partie contestable d'une marque de commerce proposée constitue un élément important de l'ensemble et fait de celui-ci une marque qui donne une description fausse et trompeuse est la question de savoir si les mots donnant une description fausse et trompeuse [] «dominent la marque de commerce visée par la demande au point [. . .] de faire obstacle à l'enregistrement de celle-ci»: (Chocosuisse Union des Fabricants-Suisses de Chocolate c. Hiram Walker & Sons Ltd. (1983), 77 C.P.R. (2d) 246 (C.O.M.C.), citant Lake Ontario Cement Ltd. c. Registrar of Trade Marks (1976), 31 C.P.R. (2d) 103 (C.F. 1^re inst.))--Étant donné que les mots «spray engineering» dominent manifestement la marque de commerce proposée «Brooks Brooks Spray Engineering», celle-ci ne peut être enregistrée-- Appel accueilli--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 56.