Clark O'Neill Inc. c. PharmaCommunications Group Inc.

T-2061-01

2004 CF 136, juge Harrington.

28-1-04

Clark O'Neill Inc. (la demanderesse) a interjeté appel de la décision du registraire de radier sa marque de commerce pour non-usage--La société Clark O'Neill Inc. a été créée aux États-Unis dans les années 1950 en tant qu'entreprise de vente par correspondance--Au cours des années 1980, elle a élargi le champ de ses activités et s'est lancée dans la distribution d'échantillons pharmaceutiques--En liaison avec l'aspect pharmaceutique de son entreprise, elle a employé la marque de commerce «Single Source Sampling, avec un dessin affichant une coche rouge sur un carré bleu»--La marque a été enregistrée aux États-Unis en 1991 et acceptée pour enregistrement en 1993 au Canada--Suivant la Loi sur les marques de commerce (la Loi), une marque de commerce qui n'a pas été employée au Canada risque d'être radiée--La marque devait être employée en liaison avec des «services» --L'art. 4(2) énonce qu'une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est montrée dans l'annonce de ces services--La demanderesse a fait valoir qu'elle a fait de la publicité pour sa marque dans différentes revues médicales publiées aux États-Unis mais ayant également des lecteurs canadiens--On ne peut pas se borner à faire de la publicité--Il doit y avoir un service sous-jacent--Dans la présente affaire, il n'y a pas eu de service et le registraire a eu raison de conclure que la marque n'avait pas été employée au Canada--Les circonstances spéciales avancées par la demanderesse pour justifier le non-usage tombent dans deux grandes catégories: le cadre réglementaire et les réorganisations--Un critère à trois volets a été établi pour savoir si les circonstances spéciales justifient le non-usage: 1) la période de temps pendant laquelle la marque n'a pas été employée; 2) si le non-usage était indépendant de la volonté du propriétaire inscrit; 3) s'il y a ou non une intention réelle de réutiliser la marque à brève échéance, ou en l'espèce de l'utiliser au Canada--S'agissant du cadre réglementaire, rien ne laisse croire qu'il y a eu un changement significatif dans les lois américaines ou canadiennes pendant la période de trois ans en question--En fait, la réglementation ne favorisait pas l'implantation d'un centre de distribution américain pour l'entreposage et l'expédition d'échantillons pharmaceutiques canadiens à des médecins canadiens-- L'histoire de l'entreprise de la demanderesse ne justifie pas non plus le non-usage--Au contraire, la raison du non-usage paraît volontaire--Il n'y a aucune preuve que la marque aurait été employée au Canada n'eût été les réorganisations de l'entreprise--Rien ne justifie le non-usage--S'agissant de l'intention réelle de l'emploi, la demanderesse n'entreprend ces requêtes que dans le but d'éviter la radiation de sa marque plutôt que de démontrer une intention réelle d'emploi-- S'agissant de la mauvaise foi alléguée de la défenderesse, même s'il y a des affaires où le comportement de la partie requérante est pertinent et constitue une circonstance spéciale justifiant le non-usage de la marque de commerce, ce n'était toutefois pas le cas en l'espèce--La demanderesse n'a pas employé la marque au Canada entre le 27 mai 1996 et le 27 mai 1999, et aucune circonstance spéciale n'a justifié le non-usage--L'appel de la décision radiant la marque de commerce est rejeté--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-10, art. 4(2).