Propositions concernant la modernisation de la Loi sur les marques de commerce

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Lettre d’accompagnement destinée aux membres de la profession

Le 24 février 2005

Le maintien d'un régime de marques de commerce moderne et efficace constitue un élément essentiel d'un régime moderne d'encadrement du marché. D'autres pays, comme le Royaume-Uni, l'Australie et les États-Unis ont modifié leur droit des marques de commerce en vue d'améliorer les textes législatifs en vigueur et de répondre aux nouvelles tendances. C'est dans ce contexte que l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) examine le système d'enregistrement des marques de commerce national dans le but d'améliorer la position concurrentielle des Canadiens dans le marché mondial.

Au cours des deux dernières années, l'OPIC a consulté des professionnels de la propriété intellectuelle au Canada au sujet de l'adhésion potentielle au Traité sur le droit des marques (TDM), au Protocole de Madrid et ainsi que sur diverses initiatives visant à améliorer le système des marques de commerce au Canada. L'OPIC a également étudié la possibilité de simplifier les fondements d'enregistrement au Canada dans le but d'uniformiser les règles du jeu pour les requérants nationaux, en remplaçant l'exigence actuelle de revendiquer l'emploi d'une marque de commerce avant enregistrement par un régime d'emploi après enregistrement.

Les consultations menées jusqu'à aujourd'hui démontrent que le Protocole de Madrid, le TDM et les modifications inhérentes au système canadien actuel qui en découlent suscitent diverses opinions. Toutefois, avec l'adhésion des États-Unis et de l'Union européenne au Protocole de Madrid au cours des deux dernières années, et des travaux accomplis par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) aux fins de l'organisation en 2006 d'une conférence diplomatique visant la modification du TDM, en plus du fait que la Loi canadienne sur les marques de commerce est restée à peu près inchangée depuis un bon demi-siècle, la question de modernisation de notre régime est devenue plus urgente.

L'objectif de la présente lettre consiste à obtenir l'opinion des firmes et des associations de propriété industrielle au sujet des propositions ci-jointes visant à moderniser la Loi sur les marques de commerce et son règlement. En plus de discuter les questions reliées à l'adhésion au Protocole de Madrid et au TDM (présentées à la Partie I), nous souhaitons également connaître vos opinions concernant certaines modifications à la Loi sur les marques de commerce qui ont déjà fait l'objet de consultation. Celles-ci se retrouvent à la Partie II du document. En dernier lieu, nous invitons également vos commentaires concernant la Partie III, où nous avons donné un aperçu de nouvelles questions, telles que les marques non traditionnelles et la modification à l'alinéa 12 (1) b) de la Loi.

Pour nous faire connaître vos points de vue, veuillez transmettre un courriel à Heidi Sprung, ou encore nous les communiquer par courrier traditionnel à l'adresse suivante :

Direction des marques de commerce,
Office de la propriété intellectuelle du Canada,
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)  K1A 0C9
À l'attention de : Heidi Sprung

Veuillez prendre note que nous apprécierions recevoir vos commentaires d'ici la fin du mois de mai 2005.

En plus de nous faire parvenir vos commentaires écrits, il nous ferait un grand plaisir de rencontrer les représentants de votre firme ou de votre association à l'heure et au lieu qui vous conviendront. Pour prendre rendez-vous, veuillez communiquer avec Heidi Sprung au (819) 953-8524.

Nous espérons avoir bientôt de vos nouvelles et vous remercions de votre participation et de votre intérêt.

Veuillez agréer l'expression de mes salutations distinguées.

Douglas L. Kuntze
Directeur, Direction des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Propositions concernant la modernisation de la Loi sur les marques de commerce

I. Le Traité sur le droit des marques et le Protocole de Madrid

Contexte

Les efforts de la communauté internationale et de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (l'OMPI) visant à faciliter la protection internationale des marques de commerce ont mené à l'adoption du Protocole de Madrid en 1989 et du Traité sur le droit des marques (le TDM) en 1994. Ce traité vise à rendre les systèmes d'enregistrement nationaux et régionaux plus conviviaux par la simplification et l'harmonisation des procédures administratives. Le système de Madrid d'enregistrement international des marques offre aux propriétaires de marques de commerce la possibilité de protéger leurs marques dans plusieurs pays en déposant une seule demande à un seul bureau, en une seule langue et en payant un seul frais de taxes dans une seule monnaie, soit en Francs suisses.

Le système de Madrid est régi par deux traités : l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, qui remonte à 1891, et le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid, qui a été adopté en 1989, et est entré en vigueur le 1^er avril 1996. Les pays ont l'option d'adhérer à l'Arrangement de Madrid ou au Protocole de Madrid ou encore à ces deux instruments, que l'on nomme le système de Madrid. À l'heure actuelle, 77 pays ont adhéré au système de Madrid. Ce système est administré par le Bureau international de l'OMPI, qui tient le registre international et publie la Gazette OMPI des marques internationales.

Il est à noter que le Canada est le seul grand pays industrialisé qui n'est pas membre du Protocole. Toutefois, auparavant, eu égard à l'implication des modifications législatives et administratives corrélatives à l'adhésion au Protocole, il était hors de question pour le Canada d'envisager l'adhérence à ce protocole puisque l'OPIC avait besoin de mettre l'accent sur le service assuré à sa clientèle. Maintenant que les délais d'exécution se sont considérablement améliorés, le temps est venu de donner à cette question toute notre attention. Depuis l'adhésion des États-Unis au Protocole de Madrid en 2003, on évolue inexorablement vers une acceptation du système de Madrid comme un système de dépôt et d'enregistrement de marques de commerce mondial. Parmi les développements importants les plus récents on compte également l'adhésion de l'Union européenne au Protocole et avec l'espagnol sur le point de devenir une troisième langue officielle à l'OMPI, on s'attend à voir prochainement les pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud y adhérer.

Notre adhésion au Protocole de Madrid et au Traité sur le droit des marques rendrait nécessaires certaines modifications législatives et réglementaires; on trouvera ci-jointe une liste préliminaire dans laquelle sont énoncées les conséquences législatives de notre adhésion (Annexe A). Pour des observations détaillées sur les conséquences possibles de l'adhésion du Canada au Protocole de Madrid et au Traité sur le droit des marques, nous vous invitons à prendre connaissance du document intitulé Protocole de Madrid - Analyse canadienne. Le Protocole de Madrid, le Traité sur le droit des marques et le Guide pour l'enregistrement international des marques en vertu de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid sont disponibles sur le site web de l'OMPI.

Trois points essentiels font surface lors des discussions concernant l'adhésion possible au Protocole de Madrid et au TDM. Ceux-ci sont discutés ci-dessous.

Modifications administratives possibles

L'adhésion au système de Madrid entraînerait des modifications administratives au sein de la Direction des marques de commerce de l'OPIC. La constitution d'équipes de travail dûment formées et spécialisées, chargées des formalités et des examens des demandes internationales est à prévoir ; de même, des guides spécialisés de documents de référence et de mise en œuvre pourront être créés. Les communications avec le Bureau International ainsi que le dépôt des enregistrements internationaux se feront par la voie électronique. L'OPIC estime que les délais d'exécution se maintiendront au rythme actuel et qu'il n'aurait pas de difficulté à consacrer des ressources nécessaires pour relever les défis du changement reliés à notre adhésion au système de Madrid.

Arrangement de Nice concernant la classification des produits et des services

À l'occasion des consultations préliminaires menées auprès des membres de la profession, certains ont exprimé des réserves concernant l'adhésion du Canada au Protocole de Madrid relativement aux questions qui entourent les exigences de l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce du Canada (LMCC) et l'utilisation du système de classification de Nice.

Plus précisément, certains se sont déclarés d'avis que le recours au bureau canadien comme bureau d'origine sous le régime du système de Madrid pourrait comporter des inconvénients importants puisqu'un requérant canadien sollicitant l'enregistrement d'une marque dans un certain nombre de pays dans le monde devra s'en tenir à la description canadienne des marchandises et services; sous le régime du Protocole, une demande internationale ne peut comporter un énoncé de marchandises et/ou services plus étendu que celui qui figure dans la demande ou l'enregistrement de base. Cependant, il faut se souvenir que le système de Madrid ne remplacerait pas la pratique actuelle permettant d'acquérir une protection internationale par le dépôt de demandes distinctes dans chaque pays. Le système de Madrid est simplement un autre outil pour permettre l'enregistrement d'une marque de commerce et il demeure aux propriétaires de marques de commerce de se demander quel système d'enregistrement pourra mieux répondre à leurs intérêts. En outre, il existe la possibilité d'accords multilatéraux concernant les énoncés de marchandises et/ou services acceptables, qui pourraient simplifier le processus d'examen pour les requérants canadiens dans d'autres juridictions; le récent accord trilatéral sur les biens et services entre les É.-U., l'UE et le Japon en constituent un exemple.

De plus, des questions ont été soulevées au sujet du coût et de la logistique de la mise en œuvre du système de classification de Nice. Il faut signaler que si le Canada adhère au Protocole de Madrid, il ne serait pas obligé d'adhérer à l'Arrangement de Nice ni de classifier les produits et services dans les demandes internationales selon le système de classification de Nice. Par contre, si la demande internationale ne renferme pas les produits et services classifiés selon le système de Nice lorsqu'elle est déposée près du Bureau International, celui-ci émet un avis d'irrégularité et propose lui-même une classification et un regroupement. Donc, advenant l'adhésion du Canada au Protocole de Madrid, on considère très probable la mise en œuvre du système de Nice (l'utilisation du système de classification de Nice est obligatoire pour les pays qui adhèrent au TDM) et l'OPIC fournirait les ressources nécessaires pour aider les agents et les requérants à classifier leurs marchandises et services conformément au système de Nice. En ce qui concerne les préoccupations relatives au fardeau administratif et financier que causerait à l'OPIC la transition au système de Nice, il faut signaler que toutes les marchandises et services figurant au registre canadien sont à l'heure actuelle, classifiés (aux fins de recherche) selon un système semblable à celui de Nice. Il serait probablement possible de trouver une solution électronique pour convertir le système actuel et de le rendre conforme à l'Arrangement de Nice.

Plusieurs craignent également que le critère de détermination de la confusion puisse changer avec l'adoption du système de classification de Nice ; il est nécessaire de signaler qu'il est expressément prévu, dans le Protocole de Madrid, que l'indication des classes exigées en vertu de l'Arrangement de Nice ne lie pas les parties contractantes quant à l'appréciation de l'étendue de la protection de la marque. De même, l'Arrangement de Nice prévoit expressément que la classification n'a aucune portée juridique en ce qui a trait à l'évaluation de l'étendue de la protection d'une marque.

Une nouvelle approche possible relativement aux exigences canadiennes en matière d'emploi

Des consultations préliminaires ont aussi été menées auprès des membres de la profession concernant la modification des exigences d'« emploi » avant l'enregistrement.

Dans le passé, en vertu de la Loi des marques de commerce et dessins de fabrique, la marque de commerce devait avoir été adoptée et employée au Canada avant l'enregistrement; l'emploi dans un pays étranger n'avait aucune pertinence. Sous le régime de la Loi sur la concurrence déloyale de 1932, l'enregistrement était accordé s'il y avait eu emploi de la marque de commerce n'importe où dans le monde. En 1953, le système a été modifié à nouveau, une marque de commerce pouvait maintenant être déposée en se basant sur l'emploi projeté d'une marque de commerce et l'enregistrement obtenu seulement après le dépôt d'une déclaration d'emploi.

L'initiative actuelle d'examiner de nouveau le système canadien fondé sur la notion d'« emploi » résulte du fait que le Protocole de Madrid et le TDM ne renferment aucune disposition concernant les renseignements sur l'emploi de la marque que le Canada exige avant l'enregistrement. Rien n'empêcherait le Canada d'exiger l'emploi de la marque avant l'enregistrement; cependant, le Canada serait dans la situation suivante : il émettrait des refus provisoires pour toutes les demandes internationales désignant le Canada qui ne respecteraient pas les exigences canadiennes relatives à l'emploi. Une telle approche pourrait nuire à l'élaboration d'un processus d'enregistrement rapide et économique. La concurrence et la mondialisation accrue des marchés sont des réalités auxquelles les propriétaires de marques de commerce doivent faire face, ce qui justifient un réexamen du système fondé sur la notion d'« emploi ». L'OPIC propose donc d'encourager la poursuite des discussions portant sur une nouvelle approche de la notion d'« emploi » dans le système canadien de marque de commerce dans le cadre d'un système administratif conforme au TDM et au Protocole de Madrid.

Outre la question de savoir si les exigences d'emploi préalable à l'enregistrement constituent le cadre le plus pratique pour assurer un système d'enregistrement des marques de commerce rapide et économique et conforme au Protocole de Madrid et au TDM, il est aussi possible d'avancer que le système canadien actuel crée des règles du jeu inéquitables et désavantageuses pour les Canadiens. Les requérants qui invoquent le paragraphe 16(1) ou le paragraphe 16(3) doivent faire une déclaration établissant l'une ou l'autre des situations suivantes : a) que leur marque est employée au Canada (et fournir la date du premier emploi) ou b) qu'ils ont l'intention d'employer leur marque de commerce au Canada, et ensuite faire parvenir, avant l'obtention de l'enregistrement, une déclaration d'emploi. Par contre, en ce qui concerne un requérant étranger qui se fonde sur le paragraphe 16(2), la seule exigence qui lui est applicable en matière d'emploi est la suivante : il doit préciser le pays dans lequel la marque a été employée. En d'autres termes, les requérants étrangers n'ont ni besoin d'employer la marque au Canada, ni même de faire une déclaration d'intention de l'employer au Canada, avant de se faire octroyer des droits au Canada. Les questions suivantes sont donc posées : le système canadien de marques de commerce devrait-il continuer de permettre aux propriétaires de marques d'acquérir des droits exclusifs sur une marque de commerce au Canada, fondés sur l'emploi de celle-ci ailleurs dans le monde? Le système canadien devrait-il continuer de permettre à un requérant étranger qui s'est fondé sur l'enregistrement et l'emploi à l'étranger (paragraphe 16(2) de la LMCC) de conserver indéfiniment son enregistrement au Canada sans jamais avoir à faire une déclaration d'emploi au Canada?

Certains concluraient également que le système canadien est dépourvu d'un mécanisme efficace de radiation du registre des marques de commerce qui sont tombées en désuétude. En l'absence d'une contestation du public, conformément à l'article 45 ou l'article 18 de la LMCC, les propriétaires de marques de commerce conservent indéfiniment les droits exclusifs à leurs marques à travers le Canada s'ils payent les frais de renouvellement. Les propriétaires d'enregistrements, qu'ils soient canadiens ou étrangers, peuvent donc continuer à renouveler leurs marques sans être tenus de montrer l'emploi de celles-ci et, comme on l'a signalé plus haut, les propriétaires étrangers peuvent continuer à renouveler leurs marques sans jamais être tenus de montrer l'emploi de leurs marques au Canada.

On pourrait soutenir que le processus actuel consistant à exiger des déclarations d'emploi (pour les marques fondées sur l'emploi projeté) avant l'enregistrement a été à l'occasion contraire à l'intérêt public, car les requérants ont été facilement capables d'obtenir de longs délais supplémentaires pour produire ces déclarations d'emploi. Une demande en instance peut donc, sans qu'il y ait emploi de la marque sur le marché, servir à empêcher les concurrents d'enregistrer des marques identiques ou semblables. En outre, les demandes en instance pour une longue durée constituent une source d'incertitude pour le public lorsque l'on effectue une recherche, lorsque l'on choisit des marques de commerce et lors de la prise de décisions de mise en marché.

Au cours des consultations avec les membres de la profession sur la question de la suppression des exigences d'emploi préalable à l'enregistrement, certains ont dit que le Canada doit éviter d'évoluer vers un système d'acquisition de droits sans emploi, car il changerait la question du droit aux marques et rendrait inévitable une réévaluation des procédures en contrefaçon, puisque les non-utilisateurs seraient désormais en position d'invoquer des droits relatifs à des marques enregistrées à l'endroit des utilisateurs de marques non-enregistrées. De plus, on a insisté sur le fait que le Canada doit éviter l'établissement d'un système qui permet l'enregistrement de marques pour des motifs défensifs. Avec ces questions à l'esprit, et reconnaissant l'importance de la notion d'emploi pour le système canadien de marques de commerce, l'OPIC vous invite à nous faire part de vos commentaires concernant une nouvelle approche possible: l'invocation de l'emploi au Canada deviendrait une exigence à satisfaire postérieurement à l'enregistrement.

Un régime d'emploi postérieur à l'enregistrement pourrait comporter la production d'une déclaration ou de preuves d'emploi après enregistrement et, ultérieurement, la production de preuves d'emploi supplémentaires à intervalles déterminés. Dans cette situation, on pourrait instituer un incitatif à donner une date d'emploi aux fins de déterminer l'ayant droit en se fondant sur le premier emploi. Par ailleurs, nul ne pourrait invoquer un enregistrement dans une instance judiciaire sans satisfaire aux exigences d'emploi postérieur à l'enregistrement ou prouver l'emploi. Ainsi, le système canadien demeurerait fondé sur la notion d'emploi et serait également conforme au Traité sur le droit des marques et au Protocole de Madrid et rendrait possible le traitement rapide et efficace des dossiers au Bureau canadien des marques de commerce. De plus, dans un tel système l'inégalité du traitement entre les requérants étrangers et nationaux serait supprimée, car les propriétaires de marques enregistrées étrangères seraient également tenus d'établir l'emploi après l'enregistrement au Canada.

II. Améliorations aux marques de commerce

À l'heure actuelle, l'OPIC demande votre opinion concernant d'autres améliorations aux marques de commerce, énoncées ci-dessous. Ces améliorations ont fait l'objet de communications et de consultations préalables auprès des membres de la profession en 2001.

Les demandes de marques de certification fondées sur l'emploi projeté

Il est proposé que la LMCC soit modifiée dans le but de rendre possible le dépôt de demandes de marques de certification fondées sur l'emploi projeté. Selon la loi actuelle, une marque de certification doit être employée lorsque la demande est déposée auprès du Registraire. Cette exigence pourrait empêcher au requérant d'obtenir l'accréditation de ses normes de certification par le Conseil canadien des normes (CCN), s'il désirait le faire, car le CCN exige que la marque de certification soit enregistrée préalablement à l'accréditation du requérant comme organisme de certification (propriétaire de marque de certification).

En outre, l'OPIC propose que les marques de certification doivent distinguer à la fois relativement à l'origine et à la norme définie; une marque de certification ne doit pas seulement distinguer les produits correspondant à une norme définie, mais aussi les produits qui sont certifiés par le propriétaire de la marque de certification comme satisfaisant à cette norme. On considère que la notion de caractère distinctif (distinctif en ce qui a trait à l'origine) établi sous le régime de la common law et appliqué aux marques de commerce ordinaires sous le régime de la Loi, ne s'appliquerait pas aux marques de certification, car celles-ci n'existaient pas dans la common law, mais ont plutôt été crées en vertu des dispositions de la LMCC.

La suppression des restrictions concernant les transferts des marques de commerce liées

Selon le paragraphe 15 (1) de la LMCC, les marques de commerce créant de la confusion sont enregistrables si le requérant est le propriétaire de toutes ces marques appelées « marques de commerce liées ». En outre, selon le paragraphe 15(3), aucune modification du registre consignant un changement dans la propriété ou le nom ou l'adresse du propriétaire de l'une d'un groupe de marques de commerce liées ne peut être apportée, à moins que le registraire ne soit convaincu que le même changement s'est produit à l'égard de toutes les marques de commerce de ce groupe et que les inscriptions correspondantes sont faites à la même époque en ce qui regarde toutes ces marques de commerce. Il y a incompatibilité entre le paragraphe 15(3) et le paragraphe 48(1) de la LMCC, reproduit ci-dessous, qui prévoit la cession partielle de marques de commerce :

48. (1) Une marque de commerce, déposée ou non, est transférable et est réputée avoir toujours été transférable, soit à l'égard de l'achalandage de l'entreprise, soit isolément, et soit à l'égard de la totalité, soit à l'égard de quelques-uns des services ou marchandises en liaison avec lesquels elle a été employée.

De plus, le paragraphe 48(2) stipule que le paragraphe 48(1) n'a pas pour effet d'empêcher qu'une marque de commerce soit considérée comme n'étant pas distinctive, si, par suite de son transfert, il subsistait des droits, chez deux ou plusieurs personnes, à l'emploi de marques de commerce créant de la confusion et si ces droits ont été exercés par ces personnes.

Il n'y a aucune disposition dans la législation américaine visant les marques de commerce concernant les marques de commerce liées. De plus, bien que les textes législatifs du Royaume-Uni et de l'Australie contiennent auparavant des dispositions sur les marques de commerce liées, celles-ci ont été abrogées.

Il est proposé que les dispositions visant les marques de commerce liées soient supprimées de la LMCC. Cependant, il sera nécessaire de conserver les dispositions du paragraphe 15(1), selon lequel, nonobstant les articles 12 ou 14, les marques de commerce créant de la confusion sont enregistrables si le requérant est le propriétaire de toutes ces marques. De plus, une disposition transitoire sera nécessaire pour les marques qui sont liées à l'heure actuelle.

La suppression de l'article 14 de la LMCC

Il est proposé que les requérants étrangers répondent aux même exigences que les requérants canadiens en ce qui a trait à l'enregistrement des marques de commerce sur le fondement du caractère distinctif acquis. La suppression de l'article 14 de la LMCC (et du paragraphe 31(2), qui prévoit la production d'éléments de preuve à l'appui des demandes fondées sur l'article 14), aboutirait à l'élimination dans la Loi, des normes applicables à l'enregistrement des marques de commerce étrangères, qui sont moins exigeantes à l'heure actuelle. L'OPIC a pour position que l'application d'un critère moins rigoureux aux marques enregistrées étrangères ne découle pas des obligations imposées au Canada par l'alinéa 6(5)(B) de la Convention de Paris, car les critères d'enregistrement qui y sont énoncés sont essentiellement visés par les alinéas 12(1)a), 12(1)b) et 12(1)e) de la LMCC. En outre, on considère que l'application d'un critère d'enregistrement moins exigeant, lorsqu'elle n'est pas vraiment nécessaire, ne va pas dans le sens de l'intérêt du public canadien.

La production d'un consentement pour surmonter une objection de confusion soulevée par le Bureau

L'OPIC propose que la loi devrait reconnaître qu'un consentement entre les parties constitue un élément pertinent à l'évaluation du risque de confusion entre des marques. À l'heure actuelle, la LMCC ne prévoit pas la production de consentements pour faire échec à la confusion; même s'il arrive que les requérants produisent des consentements dans certains cas, le Registraire ne les voit pas normalement d'un œil favorable lorsque les marques de commerce en question sont, à toutes fins pratiques, identiques et lorsque les marchandises ou services visés par elles se chevauchent. Selon une option possible, le Registraire pourrait s'appuyer sur la formulation actuelle de l'alinéa 6(5)e) de la LMCC et traiter le consentement entre les parties comme l'une des « circonstances de l'espèce » à prendre en compte afin d'évaluer le risque de confusion entre des marques de commerce; cependant, l'OPIC propose que soit modifié l'alinéa 6(5)e) afin d'ajouter expressément le consentement entre les parties à l'énumération des circonstances de l'espèce aux fins d'évaluation du risque de confusion entre les marques de commerce. Il est certain que la deuxième formule donnerait plus de poids aux accords de consentement entre les parties.

Aux États-Unis, il ne semble pas y avoir de disposition légale permettant de considérer le consentement à l'enregistrement d'une marque par le propriétaire d'une marque citée en confusion. Cependant, le sous-alinéa 1207.01(d)(viii) du Trademark Manual of Examining Procedure (Manuel de procédure d'examen des marques de commerce) signale que, selon la Cour d'appel fédérale de circuit, il faut accorder beaucoup de poids aux accords de consentement, à moins que d'autres facteurs ne révèlent clairement l'existence d'un risque de confusion. De même en Australie, où les textes législatifs ne semblent pas prévoir la production d'un consentement à l'enregistrement. Cependant, l'article 3.2 du Trade Marks Office Manual of Practice and Procedure (Manuel de pratique et de procédure du Bureau des marques de commerce) indique que [TRADUCTION] « puisque les parties sont en meilleure position pour évaluer les réalités du marché et le risque de tromperie ou de confusion résultant de l'emploi des deux marques de commerce, le Registraire peut conclure qu'une lettre de consentement constitue un élément persuasif en ce qui concerne le droit du requérant à faire enregistrer sa marque. Chaque cas doit être considéré selon ses propres mérites et il est peu probable qu'une lettre de consentement justifierait, à elle seule, le retrait d'une objection de confusion lorsque les marques de commerce sont pour ainsi dire identiques, les marchandises ou services sont les mêmes et les marques destinées à être employées dans les mêmes marchés ».

Élément intéressant, au Royaume-Uni, le paragraphe 5(5) de la Trade Marks Act 1994 (Loi sur les marques de commerce de 1994), indique que rien dans l'article 5 n'a pour effet d'empêcher l'enregistrement d'une marque de commerce lorsque le propriétaire d'une marque antérieure, ou d'autres droits antérieurs, consent à l'enregistrement. En outre, ces consentements doivent être inscrits au registre (alinéa 39 (j) des Trade Marks (Amendment) Rules 1998 (Règlement de modification sur les marques de commerce).

Harmoniser la norme applicable pour revendiquer la priorité

Conformément à la LMCC en vigueur, il faut, pour revendiquer la priorité, que le pays de l'Union dans lequel la demande initiale a été produite et le pays d'origine du requérant soient le même. Pour avoir le droit de revendiquer la priorité, le requérant (ou son prédécesseur en titre) ayant produit une demande antérieure dans, ou pour, un pays de l'Union, doit avoir été, à la date de cette demande, un citoyen ou ressortissant de ce pays, ou y avoir été domicilié, ou y avoir eu un établissement industriel ou commercial réel et effectif [alinéa 34(1)b)]. L'OPIC propose de modifier la LMCC afin de la rendre compatible avec la Convention de Paris, la pratique suivie en Australie et au Royaume-Uni, ainsi qu'avec le système de marques de commerce de la Communauté européenne, qui n'exige pas expressément que le pays d'origine du demandeur soit le même que le pays de l'Union où a été produite la demande initiale. Cet objectif pourrait être accompli en substituant à l'alinéa 34(1)b) l'expression « ce pays » par « un pays de l'Union ».

III. Améliorations supplémentaires aux marques de commerce

Dans la présente partie, il est proposé des améliorations qui n'ont pas été envisagées dans l'ensemble de mesures d'améliorations aux marques de commerce de 2001, mais maintenant ajoutées pour fins de discussions préliminaires.

Les marques de commerce non-traditionnelles

L'OPIC est intéressée à recevoir des observations sur les questions entourant l'acceptabilité de marques de commerce non-traditionnelles. Selon la conception classique des marques de commerce, celles-ci ont pour source l'usage ancien d'empreintes par les orfèvres et autres artisans; cependant, l'emploi et la protection dans la conception moderne des marques de commerce vont beaucoup plus loin. En cette époque de techniques de marketing innovatrices et de commerce électronique, les droits relatifs aux marques de commerce n'entrent pas tous dans ce moule traditionnel, comme par exemple: les sons, mouvements, animations, hologrammes, odeurs, goûts et couleurs per se. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui sont d'avis que ces marques dites non-traditionnelles constituent les principales stratégies de marque de l'avenir. Nous sommes parvenus à un stade critique en ce qui concerne la manière dont les marques de commerce sont choisies, crées et employées, et le temps du changement approche à grands pas.

Même si certains peuvent être d'avis que les sons, les odeurs, les animations, les hologrammes, etc. peuvent servir de marques de commerce dans certains cas, la création d'un processus administratif qui établit de manière appropriée et équitable les droits sur des marques de ce genre et donne lieu à un enregistrement valide de celles-ci constitue un défi de taille. Cette conclusion s'impose encore plus eu égard à notre législation actuelle et de la jurisprudence récente; en effet, l'OPIC est d'avis que, selon la décision dans l'affaire Playboy Enterprises Inc. v. Germain (1987), 16 C.P.R. (3d) 517, et l'alinéa 30h) de la LMCC, une marque de commerce doit pouvoir être représentée visuellement. À l'heure actuelle, on considère qu'une marque non-traditionnelle bien que représentée visuellement, en prenant par exemple la forme d'un hologramme ou d'une animation, n'est pas conforme à la Loi, étant contraire à l'article 24 du Règlements sur les marques de commerce (RMC) puisqu'elle constitue plus d'une marque.

Il est reconnu que l'établissement de représentations exactes de certains genres de marques non-traditionnelles, telles que les odeurs et les goûts, dans une base de données électronique et dans le Registre, entraîne des obstacles pratiques qui peuvent se révéler insurmontables. En dépit de ceux-ci, nous voulons envisager tous les genres de marques non-traditionnelles aux fins de cette première discussion. Plus précisément, l'OPIC est intéressée à recueillir des observations sur les questions suivantes :

1. La portée de la définition actuelle de la notion de « marque de commerce » dans la Loi sur les marques de commerce du Canada (LMCC) et la nécessité de la modifier afin de préciser le fondement juridique de l'enregistrement des marques non-traditionnelles, notamment les marques sonores et la couleur per se.
2. La définition actuelle de la notion d'« emploi » à l'article 4 de la Loi et son application aux stratégies de marque du 21^e siècle sur des marchandises, à l'emploi de marques de commerce et à l'Internet.
3. Le genre de représentations et/ou de descriptions des marques non-traditionnelles qu'il serait pratique et raisonnable d'exiger dans une demande de marques de commerce, afin de fournir des renseignements au public, pour en évaluer le risque de confusion, le caractère descriptif ou fonctionnel, etc.
4. Le rôle du caractère distinctif acquis relativement aux marques de commerce non-traditionnelles.
5. Le rôle de l'alinéa 12(1)b) de la LMCC relativement aux marques non-traditionnelles.

L'alinéa 12(1)b) et le critère « sous sa forme sonore »

L'OPIC envisage la possibilité de modifier l'alinéa 12(1)b) de la LMCC dans le but de préciser l'objet de cette disposition relativement au critère « sous sa forme sonore » lorsqu'elle est appliquée à des marques-dessins qui incluent des termes qui donnent une description claire. Plus précisément, l'OPIC envisage d'ajouter une exception à l'application du critère « sous sa forme sonore » de l'alinéa 12(1)b) pour les marques-dessins incluant des termes qui donnent une description claire.

Les erreurs administratives

L'OPIC envisage la possibilité de faire adopter une nouvelle disposition législative qui permettrait au registraire de modifier ou d'annuler certaines décisions (notamment la publication et l'admission) dans certains cas limités et lorsqu'il est manifeste qu'une erreur administrative a été commise.

La signification au registraire

Il est proposé que l'article 56 de la LMCC soit modifié afin d'exiger que soient signifiés au Registraire tous les appels interjetés auprès de la Cour fédérale de première instance et tous les appels ultérieurs déposés à la Cour d'appel fédérale et à la Cour suprême du Canada.

IV. Conclusion

Le maintien d'un régime de marques de commerce moderne et efficace constitue un élément essentiel d'un régime moderne d'encadrement du marché. D'autres pays, comme le Royaume-Uni, l'Australie et les États-Unis ont modifié leur droit des marques de commerce en vue d'améliorer les textes législatifs en vigueur et de répondre aux nouvelles tendances. En effet, le Royaume-Uni et les États-Unis ont modifié leur législation respective pour permettre l'enregistrement des marques de commerce non traditionnelles comme les odeurs, les sons, les dessins animés et les hologrammes. C'est dans ce contexte que l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) examine le système d'enregistrement des marques de commerce national dans le but d'améliorer la position concurrentielle des Canadiens dans le marché mondial.

Il ressort des consultations ayant eu lieu jusqu'à présent que les avis sont partagés au sujet du Protocole de Madrid, du TDM et des modifications inhérentes qu'il faudra apporter au système canadien actuel avec l'adhésion à ces deux traités. Cependant, considérant l'adhésion récente des États-Unis et de l'Union européenne au Protocole de Madrid et des travaux menés par l'OMPI concernant l'organisation d'une conférence diplomatique, en 2006, visant à réviser le TDM, il est devenu plus urgent d'entamer un processus de modernisation du système d'enregistrement des marques de commerce au Canada principalement lorsque l'on considère que la loi canadienne sur les marques de commerce est demeurée à peu près inchangée depuis un bon demi-siècle.

La Direction des marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada invite donc les associations et les firmes spécialisés en propriété intellectuelle à faire part de leurs observations sur les questions cernées ci-dessus en vue d'une initiative future de modernisation du droit des marques de commerce.