Le guide des marques de commerce : Autres procédures

• Radiation d'un enregistrement d'une marque de commerce
• Cession
• Exigences relatives au marquage
• Surveillance de la marque de commerce

Radiation d'un enregistrement d'une marque de commerce

L'enregistrement d'une marque de commerce confère au propriétaire inscrit un droit précieux, à savoir le droit exclusif, valable pour l'ensemble du Canada, à l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises ou les services enregistrés. Toutefois, afin de conserver un tel droit, le propriétaire inscrit doit s'acquitter de certaines responsabilités.

L'une de ces responsabilités consiste à acquitter un droit de renouvellement à tous les 15 ans. Si le droit n'est pas versé, il y aura radiation de l'enregistrement de la marque de commerce.

Le propriétaire inscrit doit également employer la marque de commerce au Canada, à défaut de quoi l'enregistrement risque d'être radié par le registraire ou par la Cour fédérale. Une procédure de radiation sommaire peut être entamée par le registraire, soit de sa propre initiative en tout temps pendant la durée de l'enregistrement, soit à la demande d'un tiers sur réception du droit prescrit, après trois années à compter de la date de l'enregistrement (voir l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce). La procédure est entamée lorsque le registraire émet un avis au propriétaire inscrit dans lequel il lui demande de fournir une preuve démontrant l'emploi de la marque de commerce au Canada ou l'existence de circonstances spéciales justifiant son défaut d'emploi. Le propriétaire inscrit doit produire la preuve requise, sinon l'enregistrement de sa marque de commerce sera radié.

IMPORTANT - L'avis sera envoyé au propriétaire inscrit et à son représentant pour signification aux adresses figurant sur la page de l'enregistrement. Veuillez noter que si le registraire n'a pas été informé d'un changement d'adresse, ce dernier ne pourra être tenu responsable si le propriétaire inscrit ou son représentant pour signification ou son agent ne reçoit pas l'avis envoyé par la poste.

Une fois que le registraire a reçu la preuve demandée, le propriétaire inscrit et la partie requérante peuvent soumettre des plaidoyers écrits et faire des représentations lors d'une audience. Il s'agit d'une procédure qui peut durer jusqu'à un an et demi ou deux ans. Une décision finale concernant la radiation, la modification ou le maintien de l'enregistrement peut être portée en appel auprès de la Cour fédérale du Canada.

Compte tenu de la nature complexe des procédures concernant l'article 45, il est conseillé aux parties de faire appel aux services d'un agent de marques de commerce enregistré.

Pour de plus amples détails, veuillez consulter l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce ou téléphoner au (8l9) 997-7300.

Cession

Une marque de commerce est une forme de propriété. Le propriétaire peut vendre, léguer ou encore transférer ses droits à un tiers par le truchement d'une transaction appelée « cession ». Il doit officiellement notifier le Bureau des marques de commerce d'un tel changement de propriété de sorte que le Bureau puisse modifier ses archives en conséquence. Cette notification se fait dans le but d'éviter des litiges en ce qui a trait à la propriété.

Il n'y a pas de forme prescrite pour notifier le Bureau des marques de commerce d'une cession, mais le propriétaire doit envoyer une preuve du changement en question ainsi que les droits prescrits.

D'autres transactions peuvent agir sur les droits de propriété liés à une marque de commerce telles qu'un changement de nom, une fusion, etc.

Exigences relatives au marquage

La Loi sur les marques de commerce du Canada ne comporte aucune exigence à propos du marquage. Toutefois, les propriétaires de marques de commerce indiquent souvent leur enregistrement au moyen de certains symboles, à savoir, un R inscrit dans un cercle (registered), TM (trade-mark), SM (service mark), MD (marque déposée) ou MC (marque de commerce).

Bien que la loi n'exige pas l'utilisation de ces symboles, il est recommandé de s'en servir. Les symboles TM, SM ou MC peuvent être utilisés sans pour autant que la marque de commerce soit enregistrée. Par contre, le R inscrit dans un cercle ou MD ne doivent être utilisés que si la marque est enregistrée.

La Loi sur le poinçonnage des métaux précieux précise que le requérant doit déposer une demande pour la marque de commerce utilisée sur les marchandises, s'il désire apposer une marque de qualité (par exemple, de l'or de dix carats) sur son produit. La marque de qualité elle-même n'est pas obligatoire.

Surveillance de la marque de commerce

L'une des fonctions du Bureau des marques de commerce consiste à prévenir qu'une autre personne enregistre une marque qui soit identique ou très semblable à une autre marque. Toutefois, le Bureau ne surveille pas les cas de violation. Il incombe entièrement au propriétaire de surveiller le marché et, s'il découvre que quelqu'un d'autre utilise sa marque de commerce enregistrée ou encore une marque ou un nom commercial qui crée de la confusion avec la sienne, de prendre les mesures juridiques qui s'imposent. Quelqu'un qui viole les droits attachés à une marque de commerce devra répondre de son infraction devant le propriétaire, par voie d'injonction, c'est-à-dire une ordonnance lui enjoignant de mettre fin à l'infraction ou de payer des dommages.

Ce n'est pas dans le seul but d'empêcher les compétiteurs d'imiter sa marque que le propriétaire doit la surveiller sur le marché. Si l'entreprise du propriétaire connaît un succès foudroyant, sa marque risque de devenir un terme générique. Croyez-le ou non, une réputation excessive peut être une nuisance.

Si les consommateurs commencent à dire « Pôlenord » pour toute crème glacée, la marque de commerce du propriétaire peut ne plus pouvoir être distinguée des autres. En fait, tel a été le sort des marques de commerce comme « Zipper », « Escalator », « Cellophane » et « Dry Ice ». Qui se rappelle que les termes corrects pour désigner « Zipper » et « Escalator » sont respectivement « fermeture éclair » (slide fastener) et « escalier roulant » (moving staircase)? Voilà pourquoi certaines compagnies font preuve d'une vigilance extrême quand il s'agit de surveiller leurs marques et d'empêcher l'utilisation impropre de leurs marques de commerce dans tout genre de communication.

Le guide des marques de commerce
| Table des matières | Introduction | S'assurer que sa marque de commerce peut être enregistrée | Processus d'enregistrement d'une marque de commerce | Autres procédures | Renseignements supplémentaires | Tarif des droits | Annexe A - Vingt questions courantes sur les marques de commerce | Annexe B - Présentation de la demande | Annexe C - Votre demande d'enregistrement de marque de commerce | Glossaire |